- CASO SIMULATO -

GRUPPO III: attore

 A cura di: P.Ferro, E.Givone, C.Grande, M.Massaro, C. Mulas e G. Santinelli

 


 TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso ex art. 63 RD 21 giugno 1942, n. 929 e ex art. 700 c.p.c.

 Per la Sig.ra CAIA quale titolare della ditta omonima, rappresentata e difesa da P.Ferro, E.Givone, C.Grande, M.Massaro, C. Mulas e G. Santinelli per procura in calce al presente atto;

contro

ENCORE s.r.l. corrente in Torino via Goffredo Casalis n.2 e il signor TIZIO in proprio, residente in Torino via Goffredo Casalis n.2 nonché Registration Authority Italiana Network Information Center presso Istituto CNUCE del C.N.R. via Santa Maria n.36, I- 56126 Pisa.

FATTO

In data 30.09.1996 la Sig.ra CAIA ha registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi il marchio FILCORI (Indumenti del CORo della FILarmonica Orchestra) per contraddistinguere una linea di prodotti di abbigliamento consistente negli indumenti del coro della Philharmonia Orchestra avendone acquistato tutti i diritti come risulta dall'allegato n. 1.

Ai sensi dell'art. 58 RD 21 giugno 1942 n. 929 e successive modifiche (L. marchi), tale marchio è assistito da una presunzione di validità.

Dalla ricerca di anteriorità (allegato n. 2) effettuata prima della registrazione, non risulta alcun marchio FILCORI nel campo dell'abbigliamento alla data del 30.09.1996, il che conferma i caratteri di novità e capacità distintiva del marchio stesso.

A seguito di una massiccia campagna pubblicitaria (quotidiani, riviste, spot, etc...) promossa da CAIA, si è prodotta in capo al marchio FILCORI un incontestabile grado di notorietà (allegato 3). Nel suo sforzo promozionale CAIA si è trovata di fronte ad un ostacolo imprevisto. Infatti risulta che TIZIO, forse perché venuto al corrente dei fatti di cui sopra, e richiamato dall'ingente campagna pubblicitaria, ha successivamente operato una netta virata della sua attività esercitata sul sito Internet. Dalla attività di brokeraggio finanziario egli è infatti passato alla produzione e messa in commercio di una linea di prodotti di abbigliamento da scena e da ballo (scarpette, costumi, veli...) che si presenta rispetto a quella di CAIA simile e richiama le caratteristiche della linea FILCORI (allegato n. 4).

Ben è vero che Tizio si è preoccupato di registrare un suo marchio ENCORE già il 31.10.1996 e di costituire all'uopo la società ENCORE s.r.l. di cui possiede tutte le quote (allegato n. 5); ma è anche vero che egli offre in vendita la sua linea (nella quale i marchi non sono particolarmente enfatizzati) attraverso il suo sito Internet FILCORI.IT.

D'altro canto CAIA non ha ottenuto riscontro alle sollecitazioni inviate all'autorità preposta alla concessione dei domain names (allegato n. 6).

DIRITTO

Stante il disposto dell'art. 1 L. marchi comma 1, lett. b) e art. 2569 c.c., TIZIO ha utilizzato un segno identico al marchio registrato da CAIA, per gli stessi prodotti da scena.

Questa attività determina un rischio di confusione consistente anche in un rischio di associazione in riferimento al modo e al contesto in cui l'offerta di vendita è attuata.

Artatamente TIZIO ha approfittato della titolarità del sito per capitalizzare l'investimento operato da CAIA attraverso il valore di marchio che il domain name ha assunto nella prassi commerciale (come ha evidenziato l'autorevole dottrina del C.E. MAYR, I domain names ed i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica, in AIDA, 1996, pp.223 e ss.). Si osservi comunque che il segno adoperato da TIZIO interferirebbe con il valido marchio di CAIA anche se tale segno non venisse qualificato come marchio; infatti per il principio della unitarietà dei segni distintivi (art. 13 L. marchi) è vietato l’uso di qualsiasi segno distintivo in contraffazione dell’altrui marchio (art. 13 L. marchi).

Non costituisce una valida obiezione all'accusa di contraffazione l'uso da parte di TIZIO di un marchio in sé diverso, in quanto di rilevanza secondaria nelle schermate che compongono il sito.

La repentina registrazione di un altro marchio da parte di TIZIO ha un valore puramente formale in quanto si avvantaggia concretamente della funzione suggestiva del marchio FILCORI. In tal senso risulta altresì integrata la fattispecie prevista dall'art. 11 L. marchi. Si osservi che nell’ambito merceologico che qui interessa (abbigliamento) è incontestabile che CAIA è la prima ad avere registrato ed usato il segno. Infatti fino al 31.10.1996 TIZIO si è esclusivamente occupato, come si è visto, di tutt’altro settore.

Né si dica che l'uso del domain name è legittimato dalla lett. a) dell'art. 1 bis L. marchi; si contesta infatti che un domain name sia riconducibile alla nozione di "indirizzo" di questa norma, sicuramente riferentesi al solo numero civico dei locali impiegati dal terzo. In ogni caso l'impiego del segno FILCORI come indirizzo sarebbe consentito nei limiti dell'"uso conforme ai principi della correttezza professionale" che qui è da escludersi.

TIZIO, infatti, con scaltrezza, ha cambiato il proprio settore di attività successivamente al lancio dei prodotti di CAIA allo specifico scopo di avvantaggiarsi dell'investimento pubblicitario da questa effettuato operando nel medesimo settore dalla stessa CAIA valorizzato. Certamente questo comportamento non è conforme alla clausola generale di buona fede e ai principi di correttezza professionale come sua specificazione nelle relazioni giuridiche sul mercato (ai sensi del combinato disposto degli art. 1 bis comma 2 L. marchi e art. 2598 n. 3 c.c.).

A seguito di quanto esposto deve ritenersi sussistere il "periculum in mora" attesa la potenzialità espansiva del danno e l’irreparabilità dello stesso in quanto produttivo della dispersione della clientela

Il pericolo di sviamento di clientela è in re ipsa ed è tanto più grave per le differenze qualitative rilevabili a vista d’occhio fra i prodotti legittimamente contrassegnati e quelli contraffatti. (cfr. Tribunale di Genova 23.01.1997 Pres. Marchesiello; allegato n.7)

Nel giudizio di merito si chiederà l’inibizione dell’uso illegittimo, il risarcimento del danno e l’attribuzione a CAIA del domain name che ad essa sola compete.

RIMEDI CAUTELARI

Risulta che sia politica della Registration Authority, quando disattivi un sito, di mantenerlo in via provvisoria come link per inoltrare il messaggio al nuovo sito assegnato in sostituzione di quello revocato. Questa prassi perpetuerebbe il pregiudizio illegittimo, se non si disponesse la pubblicazione dell’estratto della ordinanza resa in questo procedimento nel corpo del link che indirizza al nuovo sito che fosse assegnato a TIZIO in conformità al precedente del Tribunale di Genova sopra citato.

P.Q.M.

CAIA, rappresentata ut supra, chiede al giudice designato di voler inibire, ai sensi degli artt. 63 L. marchi, in collegamento con l’art. 13 L. marchi, nonché degli artt. 11 L. marchi e 2598, nn. 1 e 3 c.c., l’uso del segno FILCORI quale parte del domain name sul sito INTERNET da parte di TIZIO;

ordinare alla Registration Authority Italiana Network Information Center c/o Istituto CNUCE del C.N.R. via Santa Maria 36, I- 56126 PISA di predisporre le misure all’uopo occorrenti;

e fra esse l’inserimento del testo di questa ordinanza nel link dell’eventuale nuovo sito di TIZIO, come prima esposto.

 


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