- CASO SIMULATO -

GRUPPO IV: convenuto

 A cura di: S. Carandina, M. Incardona, L. Marco, M. Perugino e E. Riaudo

 


 TRIBUNALE DI TORINO

 

Memoria di costituzione

per il Sig. Tizio e per la Encore s.r.l., rappresentati e difesi da S. Carandina, M. Incardona, L. Marco, M. Perugino e E. Riaudo per procura in calce al presente atto;

contro

 la Sig.ra Caia quale titolare della ditta omonima

e

nei confronti della Registration Authority Italiana Network Information Center presso Istituto CNUCE del C.N.R., via Santa Maria n° 36, I-56126 Pisa.

Si contestano non i fatti esposti dalla ricorrente (salvo quanto precisato in prosieguo) ma la prospettiva giuridica in cui essi vanno collocati.

Valgano le seguenti affermazioni.

1. LICEITA' DELL' USO DEL DOMAIN NAME FILCORI. SUA NATURA DI INDIRIZZO E NON DI SEGNO DISTINTIVO.

Giova, in premessa, sottolineare la fuorviante, nonché capziosa, opinione secondo cui Tizio avrebbe utilizzato un segno distintivo identico al marchio registrato da Caia per gli stessi prodotti. Da questa affermazione emerge, con assoluta certezza, un grave errore: é innegabile che il marchio "ENCORE" utilizzato da Tizio sia completamente diverso da quello registrato da Caia. E' chiaro che qui si è dinnanzi ad un argomento chiave della questione, in grado di dimostrare l'arbitrarietà del sillogismo prospettato dalla ricorrente. La parte attrice considera erroneamente il domain name "FILCORI.IT" segno distintivo; questa definizione non e' accettabile dal momento che esso é comunemente considerato un indirizzo, che, come è noto, è al di fuori del raggio dell'esclusiva del titolare di un marchio ex art. 1-bis 1°c. lett.a) Legge Marchi. Invero il Codice Civile non fornisce la definizione giuridica di indirizzo, ed è quindi da intendersi accolta l'accezione del termine di uso corrente nella lingua italiana. Si riporta in questa sede il significato attribuito dal Dizionario Zingarelli: "Insieme delle indicazioni relative al nome e al domicilio di una persona, necessario per poterlo trovare ed inviargli la corrispondenza". Non vi sono dunque ostacoli a riferire al domain name, con gli opportuni adattamenti, la medesima definizione. Esso infatti può essere considerato come l'insieme delle indicazioni relative al nome e al sito di una persona necessario per poterlo trovare ed inviargli la corrispondenza. Questa conclusione è suffragata da importanti indizi che emergono dalla più illustre dottrina occupatasi del settore, laddove si afferma che "ogni utente Internet ha un indirizzo, conosciuto come domain name" (CERINA, Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi? in "Il Dir. Ind. n° 7/1996, pagg. 552 e ss. come da allegato n° 1). Né si possono trascurare le affermazioni di Mayr secondo cui il domain name presenta un'importante affinità con i numeri telefonici e con i comuni indirizzi postali.

Chiarita la natura di indirizzo del domain name, si specifica che il nome "FILCORI" è utilizzato nel domain name solo in funzione descrittiva. Se il sito di Tizio appare caratterizzato dalla stringa "http://www.filcori.it" risulta incontestabile, previo esame della videata introduttiva allo stesso, che il nome "FILCORI" non viene mai affiancato al LINK opzionale relativo alla pagina dedicata all'abbigliamento, né tanto meno "nel corpo vero e proprio del marchio" (Cass.Civ. 5, Ottobre, 1993 n° 9892 in Il Dir. Ind. 1/1994 come da allegato n° 2), ma solo ed esclusivamente al LINK relativo all'attività finanziaria. Le pagine richiamate attraverso il LINK che si riferisce all'offerta dei prodotti di abbigliamento, risultano caratterizzate da una massiccia presenza di messaggi relativi al marchio "ENCORE", il quale, anche nei moduli predisposti per la conclusione telematica di contratti di compravendita, risulta sempre riprodotto da lettere in carattere sottolineato e in grassetto. Da tali moduli risulta inoltre la mera e unica natura descrittiva del nome FILCORI presente sempre e solo come parte della stringa che individua il sito. A questo proposito si riporta un passo della motivazione della sentenza del Tribunale di Milano 13, Maggio, 1965 Pres. Bianchi d' Espinosa: "La libertà di far conoscere a chiunque l'identità della propria sede non può sopportare limitazioni.", ( allegato n° 3).

 

2. ESCLUSIONE DEL PERICOLO DI CONFUSIONE TRA IL MARCHIO DELLA RICORRENTE E IL DOMAIN NAME DELLA RESISTENTE.

2.1- Quand'anche poi si volesse considerare il domain name quale segno distintivo le affermazioni della ricorrente sono comunque errate sotto diversi profili. Tizio ha creato una linea di prodotti di abbigliamento (costumi, veli, scarpette da ballo, ecc...) aventi caratteristiche che sono nettamente distinte dalla linea di prodotti di Caia. Da tale premessa muove un'impostazione dottrinale, seguita in giurisprudenza, secondo la quale prodotti aventi caratteristiche diverse per prezzo, per qualità, per design, pur appartenendo ad uno stesso settore merceologico, sono offerti in vendita su mercati distinti, tanto da escludere la configurabilità di un'attività di tipo concorrenziale (cfr. Ordinanza del Tribunale di Torino del 22 Aprile 1996, est. Barbuto, in Riv. Dir. Ind. 1996, II, come da allegato n° 4).

Quand'anche si volesse riconoscere che tali prodotti sono offerti in vendita sul medesimo mercato, l'attività concorrenziale di Tizio risulterebbe comunque lecita e conforme al principio di libertà concorrenziale, specificazione del più ampio principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. Il pubblico al quale si rivolgono le parti in lite non è il medesimo: mentre Caia si dirige verso un pubblico selezionato e fortemente interessato ad avvantaggiarsi delle peculiarità della linea "FILCORI" a livello di immagine e di prestigio, il pubblico al quale si rivolge Tizio ha lo stesso bisogno, ma non avverte le stesse esigenze di immagine e di prestigio.

2.2- E' da escludersi la configurabilità del rischio di confusione (nonché della concorrenza sleale) anche perché il pubblico che naviga su Internet vi accede volontariamente ed è composto da persone dotate di conoscenze specifiche, necessarie per orientarsi nel cyberspazio, e di cui il pubblico medio è privo; si tratta dunque di un pubblico ristretto rispetto al complesso dei consumatori, capace di distinguere il nome "FILCORI" come marchio di una linea di abbigliamento dal domain name proprio di un sito preesistente alla creazione di tale linea, ed in cui Tizio, oltre a continuare ad esercitare la sua attività di brokeraggio, menziona, pur senza avvertire la necessità di enfatizzarlo, il marchio "ENCORE". L'internauta, prima di concludere un contratto tramite Internet, si cautela dunque assumendo le preventive informazioni.

2.3- E' assurdo sostenere che Tizio si avvantaggia (concretamente) della funzione suggestiva del marchio "FILCORI". L'effetto suggestivo è sicuramente presente in una massiccia campagna pubblicitaria. Però, è altrettanto vero che la presenza della suggestione non può che essere verificata se non ponendosi all'interno di quel particolare processo che la genera. Così facendo, qualunque individuo dotato di un minimo di discernimento si renderà conto di quanto sia rilevante il mezzo attraverso il quale viene trasmesso il messaggio pubblicitario. In tal modo è possibile graduare l'effetto di cui stiamo parlando in funzione dello strumento utilizzato. Se di ciò si è convinti, le conclusioni circa la irrilevante portata di tale effetto provocato da un sito Internet sono scontate. Infatti, visti i lenti tempi di accesso a Internet; vista la struttura dei siti caratterizzata per lo più da una serie di pagine la cui consultazione obbliga l'utente a prestare un grado d'attenzione rilevante; vista nel caso di specie, l'assoluta distinzione delle due attività situate in zone diverse del sito e richiamabili con i rispettivi LINK (intesi, questi ultimi, come riferimenti indiretti a un file) non si può non riconoscere che è pressoché impossibile che Tizio si avvantaggi dell'effetto suggestivo del marchio "FILCORI" per il solo fatto della sua presenza nel domain name di Tizio. Le considerazioni sopra sviluppate ci consentono anche di negare fortemente ogni possibilità di confusione dell'internauta. Basta considerare quanto sia remota l'eventualità per cui il cliente di Tizio che a lui si rivolgeva, via Internet, per fruire dei suoi servizi di brokeraggio, possa, in qualche modo, non rimanere colpito dalla mutata organizzazione del sito. Data la notoria curiosità dell'utente Internet, che lo porta ad approfondire ogni sorta di novità, non vi sono dubbi sul fatto che il consumatore consulterà la nuova pagina aperta sul sito di Tizio. Così facendo scoprirà che sulla stessa vengono offerti indumenti di un certo tipo con il marchio "ENCORE". Non si vede come possa l'internauta associare detto marchio all'attività di Caia; questo per quanto riguarda il soggetto già cliente di Tizio. Ma le stesse conclusioni valgono per il consumatore che acquista i prodotti di Caia e che, navigando su Internet, capiti sul sito "FILCORI". Egli noterà che la pagina di presentazione richiama due entità che con Caia nulla hanno a che vedere: l'impresa di Tizio con ditta "FILCORI di Tizio" e la società "ENCORE s.r.l.". Se anche venisse incuriosito dalla ditta "FILCORI di Tizio", e attivasse il link per richiamare il file, si accorgerebbe, per la prima volta nella sua vita, che esiste un broker di nome Tizio che svolge un'attività rivolta a fare incontrare domanda e offerta nei campi della finanza, dei lavori ad essa relativi e del commercio di titoli innovativi e fugherebbe, così, i residui dubbi. Volendo precisare ulteriormente, si deve rilevare che, se per qualche oscuro motivo, l'utente mettesse in relazione Tizio a Caia ciò comporterebbe, unicamente, una netta presa di coscienza circa la differenza tra i due soggetti. Per completezza si ricorda che la campagna pubblicitaria allestita da Caia non ha mai fatto riferimento alla possibilità di acquistare i prodotti per via telematica e che la stessa non ha attualmente, né ha mai avuto, né potrà mai avere un sito con domain name "FILCORI".

2.4- Si ritiene inoltre che sia utile sottolineare un ulteriore importantissimo dato: il marchio "ENCORE" risulta composto da una serie di colori e altri particolari grafici che lo rendono, all'interno della videata, assolutamente preminente rispetto alla insignificante stringa posta in posizione defilata sulla videata che individua il domain name contenente, per pura casualità, il nome "FILCORI". Di casualità si tratta perché Tizio ha adottato la sua ditta prima che Caia registrasse il marchio per i suoi prodotti. In conclusione: il ricorrere del rischio di confusione di cui alla lett. b) dell'art. 1, 1°c., L.M. è da escludersi recisamente.

Per dovizia di particolari si ritiene che non vada sottaciuto un altro aspetto di vitale importanza. Ci si riferisce al fatto che il processo di convincimento, attraverso il quale il messaggio pubblicitario "lanciato" su canali tradizionali, qual è, ad esempio la televisione, non vede alcun ruolo attivo da parte del consumatore il quale, quindi, subisce passivamente. Le cose si presentano in modo diametralmente opposto qualora il canale usato, anziché la televisione, sia Internet. Realtà, quest'ultima, nella quale è invece evidente un ruolo non passivo.

 

3. CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Quindi sulla base di queste considerazioni, si afferma l'inesistenza non solo di un rischio di confusione, ma anche di un rischio di associazione, come si è dimostrato sopra sotto altre prospettive. Quest'ultima riflessione offre il destro per confutare la tesi secondo cui, ferma la qualificazione come concorrenziale del rapporto fra Tizio e Caia, si definisce illecito il comportamento di Tizio. Tale affermazione pecca di genericità. Infatti la ricorrente omette, volutamente, di definire il comportamento (o meglio l'atto) al quale si riferisce. Inoltre, e soprattutto, considera antigiuridico il comportamento (ancorché non definito) concentrando gli sforzi interpretativi sui soli aspetti psicologici, laddove richiama, in modo del tutto arbitrario, la scaltrezza di Tizio, piuttosto che le generiche intenzioni. La ricorrente, non potendo ravvisare elementi utili per sussumere il caso concreto in una delle fattispecie previste, dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2598 1° comma Cod .Civ., ha ripiegato sulla clausola generale dell'articolo 2598 1°comma n.3 Cod.Civ., che è incentrata sul dato della non conformità ai principi della correttezza professionale. Essa però omette l'indagine sull'esistenza o meno della correttezza professionale, scavalcando il problema e riferendosi a generiche note psicologiche. Sono invece ravvisabili una serie di motivi che escludono la mancanza di correttezza professionale. Tizio, infatti, è in buona fede. In primo luogo perché ha ottenuto l'assegnazione del domain name "FILCORI" anteriormente alla registrazione del marchio "FILCORI" da parte di Caia. Inoltre, una volta registrato il suo marchio "ENCORE", Tizio ha utilizzato per l'offerta al pubblico dei suoi prodotti il suo sito sia perché, continuando ad usarlo per la sua attività di broker, vi aveva diritto secondo le norme che disciplinano l'accesso ad Internet, sia perché, quand'anche avesse voluto mutare il suo domain name in "ENCORE", aspettando sei mesi per ottenere questo nuovo sito, non sarebbe stato a questo legittimato, essendo il sito "ENCORE" già esistente (v. allegato n°5).

 

4. ASSENZA DEL PERICULUM IN MORA

Comunque l'utenza di Internet è una percentuale bassa rispetto al complesso dei consumatori e, quindi, è difficile pensare che Caia subisca un danno da un sito concorrenziale altrui, perpetuato attraverso un sito Internet. Questa precisazione risulta ancora più importante se si ricorda che nel caso di specie i prodotti sono specifici e, pertanto, i consumatori sono dotati di una capacità di distinzione che trova la sua fonte nell'esigenza che li muove ad acquistarli. Infatti è impossibile che un ballerino non si accorga della differenza tra due scarpe da ballo apparentemente identiche; un pericolo di confusione è invece possibile solo per chi ballerino non è; ma è altrettanto vero che sulla base di questa considerazione non si può dire che Caia subisca un danno in quanto chi ballerino non è non ha mai acquistato un paio di scarpette e certamente mai lo farà.

 

5. SINTESI

Si ritiene applicabile alla fattispecie in esame l' articolo 1-bis 1° c. lett. a) L.M.

Per quanto riguarda le affermazioni della parte attrice si richiede che vengano rifiutate in toto poiché il domain name è indubbiamente un indirizzo e non un segno distintivo; è dunque inapplicabile la disciplina del Cod. Civ. e della Legge Marchi relativa ai segni distintivi. Quand'anche poi si volesse ritenere il domain name un segno distintivo le domande della signora Caia dovranno essere respinte per le seguenti ragioni:

1- L'articolo 1 comma 1 lett. b) L.M. non è applicabile poiché non vi è alcun rischio né di confusione, né di associazione come sopra esposto;

2- anche l'art. 13 L.M. è irrilevante poiché il sito "FILCORI.IT" contiene non solo la presentazione dei prodotti "ENCORE", ma anche quella di un'attività di ricerca su finanza, lavoro e commercio la cui ditta è stata registrata legittimamente dal convenuto ben prima del 30 Settembre 1996. Riguardo al 2° comma dell'articolo in questione si rileva che la parte attrice non ha dimostrato in alcun modo la rinomanza acquisita dal proprio marchio, tanto meno ha provato che il convenuto abbia indebitamente tratto vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o gli abbia recato pregiudizio;

3- non si può neppure dare esecuzione all'articolo 11 L.M. per mancanza del rischio di confusione o di associazione; né si ha l'inganno del pubblico, come dimostrato;

4- non si ritiene valido il combinato disposto degli artt. 1-bis comma 1 L.M. e 2598 n° 3 Cod. Civ. poiché il convenuto non si è valso di alcun mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e al contempo idoneo a danneggiare l'altrui azienda come precedentemente dimostrato.

Non vi è dunque né periculum in mora né rischio di sviamento di clientela; è irrilevante di conseguenza la sentenza del Trib. di Genova 23 Gennaio 1997 Pres. Marchesiello.

In nessun caso poi il sito di Tizio potrebbe competere a Caia poichè esso è stato a suo tempo attribuito legittimamente a Tizio, previa regolare richiesta alla Registration Authority Italiana Network Information Center, per la pubblicizzazione di servizi finanziari ancor oggi presente nel sito.

Si chiede pertanto la reiezione del ricorso.


[presentazione - gruppo I - gruppo II - gruppo III (attore) - caso simulato - sentenza]

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