GRUPPO II:

Analisi a cura di: Fabrizio Cardaci, Giuseppe Mascarello, Marco Rolando, Valentina Tositti, Veronica Bruno, Viviana Pilan.

Sintesi a cura di: Fabrizio Cardaci.


Internet e segni distintivi
  

1. Che cosa sono i Domain Names ?

Per rendere più immediato l’accesso agli host computers da parte degli utenti/operatori di internet, si è affiancato al sistema degli indirizzi IP (internet protocol), il sistema dei c.d. indirizzi DNS (Domain Name System : sistema dei nomi a dominio) : tale sistema comporta l’assegnazione ad ogni host di un indirizzo espresso non in numeri, ma in gruppi di lettere, anzi in brevi frasi spesso di senso compiuto. Come per i numeri telefonici, nei quali il prefisso (a partire da sinistra) identifica prima lo stato, poi la città, poi il quartiere...fino all’utente che si vuole contattare, cosi’ anche i DNS sono strutturati per livelli, in modo da identificare il paese, il computer, l’utente o entità. In particolare la struttura consta di un top level domain e di un second level domain (da destra a sinistra) : il top level può indicare lo Stato in cui è ubicato l’elaboratore, oppure l’attività svolta dalla entità ; il second level (suddivisibile ancora in vari subdomains) indica l’entità stessa. Alcuni esempi : www.obiterdictum.it, oppure www.obiterdictum.edu, nei quali i suffissi .it e .edu sono i top level domain, obiterdictum è il second level domain.

È chiaro che in tutto il mondo non possono esistere 2 o più indirizzi DNS identici poiché altrimenti la rete andrebbe in tilt, o comunque gli host computers risulterebbero irraggiungibili ( come se 2 o più persone abitassero nella stessa città ma si attribuissero il medesimo nome ed indirizzo). Si è quindi reso necessario regolamentare la assegnazione dei DNS a livello mondiale, attraverso la costituzione di organismi a ciò preposti: la Internet Society ha affidato l’organizzazione dei domain names alla Internet Assigned Numbers Authority (IANA), la quale a sua volta ha delegato tale compito a distinte autorità continentali, da cui dipendono a loro volta autorità nazionali ; per la assegnazione dei nomi di dominio all’interno del top level domain "IT" è responsabile il Network Information Service (NIS) , cioè la Naming Authority Italiana (NA Italiana) che ha sede a Pisa. La NA Italiana quindi non si occupa di chi voglia registrare un DNS con un Top Level Domain riferito alla attività esercitata (.COM ; .GOV ; .EDU ; .NET ; .ORG ; per i quali è responsabile la NA Americana Internic), ma solo di chi voglia essere identificato per l’ubicazione del proprio server in Italia.

 

2. Principi di assegnazione dei Domain Names e ruolo della Naming Authority Italiana.
(Il documento contenente le regole di naming stabilite dalla NA italiana è reperibile all’indirizzo internet http://www.nic.it/NA/ )

La formazione alfabetica degli indirizzi DNS porta a dover considerare la possibilità che essi entrino in conflitto con marchi o nomi commerciali di cui altri siano titolari. Ciò si giustifica soprattutto in considerazione del fatto che i criteri di assegnazione dei Domain Names non tengono conto della disciplina normativa sui segni distintivi, ma anzi si basano su regole elaborate dalle autorità di naming e rispondenti per lo più ad esigenze di tipo tecnico. I principii a cui la NA si attiene per la assegnazione sono :

  1. Il principio del first come, first served : l’entità preposta alla assegnazione attribuisce il domain name al primo utente che ne fa richiesta: la giustificazione sembra risiedere nella carenza di strutture che consentano il controllo di eventuali diritti di terzi sulla medesima denominazione.
  2. Il principio della univocità della registrazione : Indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal livello di registrazione nell'albero dei nomi, una entità va registrata in modo univoco, cioè con un nome unico. Vale pertanto la regola:
  3. "un solo dominio per ciascuna entità" (par. B.0.7 delle Regole di Naming).
  4. Il terzo principio è che la assegnazione del nome di dominio è subordinata all’uso dello stesso, il che comporta la predisposizione dei mezzi tecnici affinché l’indirizzo sia sempre raggiungibile da chiunque. Corollario di questo principio è che la non "visibilità/raggiungibilita'" degli oggetti appartenenti al nome a domini registrato per più di 6 mesi continuativi comporta la REVOCA d’ufficio della assegnazione.
  5. Il principio della tendenziale genericità dei nomi di dominio , secondo cui appunto l’unico limite alla formazione di un domain name è quello della lunghezza (max 24 lettere, compresi i top levels ed i sublevels) :tale principio è derogato solo per le denominazioni geografiche e per i nomi "protetti" (tali sono quelli indicanti particolari servizi o protocolli in internet).
Questa breve descrizione delle regole che presiedono alla assegnazione dei DNS evidenzia più di un punto di attrito con la disciplina dei segni distintivi . D’altra parte le varie NA nazionali all’inizio del boom di internet non si erano particolarmente curate di questa discrepanza, ma anzi si erano strettamente attenute al principio del first come, first served : ancora oggi numerose imprese statunitensi si trovano nell’impossibilità di far uso dei propri celebri marchi all’interno di un domain name perché precedute da altri (fenomeno del domain grabbing). Oggi le NA hanno preso coscienza del problema ed hanno inserito all’interno delle proprie regole di naming procedure per la individuazione e per la risoluzione (in via arbitrale) di eventuali controversie tra entità differenti, ma allo stesso tempo ribadiscono la loro totale estraneità alla soluzione delle stesse e si dichiarano non responsabili per le conseguenze derivanti dalla assegnazione di un nome di dominio. In particolare la NA italiana prevede all’interno delle regole di naming (al par. D.3) un processo di pubblica contestazione, esperibile da chiunque ; inoltre è prevista la formazione di un comitato di arbitrazione, al quale le parti sono libere di sottoporsi (N.B. la NA si limita a proporre il procedimento di fronte all’arbitro, ma le parti possono decidere di dirimere la controversia per altre vie) ; la assegnazione di un nome è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una lettera di assunzione di responsabilità.

Per evidenziare la posizione di sostanziale neutralità assunta dalla NA riportiamo qui di seguito alcuni paragrafi delle regole di naming:

I "marchi" sono registrabili a patto che ciò sia l'unico dominio registrato dalla entità o si rientri in uno dei casi di eccezioni specificati nei paragrafi dal B.0.7.1 al B.0.7.2.

NOTA: non rientra nei compiti dalla RA Italiana stabilire il diritto all'uso di un marchio o di un nome registrato all'interno di un nome a domini. Tenendo conto delle natura differente ed autonoma di un nome a domini (come specificato nel paragrafo B.0.6) rispetto ad ogni altro oggetto, sarà compito della entità richiedente il nome a domini accertarsi del diritto all'uso in campi differenti del marchio o nome registrato stessi. La RA Italiana si limiterà a segnalare, come stabilito nella sezione D.1 gli eventuali possibili casi di ambiguità alle parti.

In caso di mancato accordo tra le parti, la RA Italiana può proporre la costituzione di un comitato di arbitrazione per risolvere rapidamente la questione. In caso di non accettazione da parte delle parti interessate di questo comitato, esse possono in ogni caso procedere con i mezzi che riterranno opportuni per dirimere la questione.

 

3. Rapporti tra i Domain Names ed i marchi

La particolare struttura di internet fa sì che ogni oggetto presente in un determinato "sito" sia "visibile" in tutto il mondo: si ha quindi una contrapposizione tra la globalità della rete ed il principio di territorialità che regge la disciplina dei segni distintivi. Il problema riguarda soprattutto l’utilizzo che dei marchi si faccia all’interno delle pagine cui essi riconducono.

Non è possibile in questa sede approfondire il tema, poiché ci preme maggiormente esaminare quali siano i rapporti tra i nomi a dominio ed i marchi, in ogni caso accenniamo alla opinione del Mayr in proposito, ed al quale rimandiamo : una fattispecie lesiva dei diritti del titolare del marchio all’estero ha sicuramente luogo quando ad un’offerta di vendita posta sulle pagine di internet faccia seguito l’effettivo invio del prodotto in quel paese ; "L’ubicazione del server ove sono immagazzinate le informazioni ed i messaggi al cui interno si rinvengono i segni distintivi è e resta di fondamentale importanza per individuare la legge applicabile e quindi i diritti di utilizzazione del segno da parte di chi ne sia titolare in quel paese"(pag.246-250, nelle quali vi sono anche alcuni casi giurisprudenziali).

Per quanto riguarda il quesito principale, occorre suddividerlo in singoli punti :

  1. È pacifico in dottrina e giurisprudenza (sia italiane che comunitarie), che il DN, anche se tecnicamente è un indirizzo, in virtù della sua composizione può essere registrato come marchio, o divenire marchio di fatto, quando ne abbia i requisiti e non sia generico o descrittivo: esso infatti è spesso impiegato anche al di fuori di internet per fini commerciali, per esempio come veicolo pubblicitario.
  1. D’altra parte è anche pacifico che il titolare di un marchio o di una ditta possa valersi dello ius excludendi alios per impedire a terzi di registrare come DN l’espressione corrispondente. Anche se questo principio discende dalla normativa comunitaria e italiana sui segni distintivi ,tuttavia inizialmente non sembrò cosi’ ovvio, anzi fu ignorato dalle autorità di naming che continuarono ad applicare il criterio del primo arrivato, primo servito. Ciò ha fatto insorgere alcune controversie ed una di esse ha contribuito probabilmente a far mutare atteggiamento alle NA : in un case statunitense un soggetto aveva registrato presso internic il DN "knowledgenet.com" ; la società titolare del marchio corrispondente (la Knowledgenet inc) diffidò l’assegnatario del nome a dominio e la stessa internic a cessarne l’uso, ed a seguito del loro rifiuto ottenne per vie legali la condanna di entrambi per concorrenza sleale e contraffazione di marchio. La giurisprudenza che si va formando negli Stati Uniti riconosce anche che l’uso del marchio altrui come DN è causa di diluition del marchio stesso; il diritto comunitario e nazionale hanno esteso il raggio di azione dello ius excludendi alios fino a consentire al titolare di esso di vietare a terzi usi del segno suscettibili di indurre un rischio di associazione da parte del pubblico; la tutela è maggiore se il marchio gode di rinomanza, poiché in tal caso si prescinde dalla possibilità che esso ingeneri confusione.
  2. Di più difficile soluzione pare l’ipotesi in cui sorga conflitto tra il principio di specialità, discendente dalla normativa sui segni distintivi, e le regole di assegnazione dei DNS : infatti è possibile ed è perfettamente lecito che due o più marchi identici tra loro, ma non confondibili in quanto registrati ed utilizzati in settori e con modalità differenti, coesistano nella realtà economica ; tale coesistenza invece non è assolutamente possibile in internet data la necessita’ tecnica che ogni DNS sia diverso dagli altri. Allo stato attuale verrebbe registrato come DN il primo tra i 2 o più marchi per il quale sia fatta domanda di registrazione; secondo il Mayr non vi sono correntemente mezzi atti ad ovviare agli indesiderabili effetti che l’atteggiamento delle NA comporta per l’imprenditore secondo arrivato. Altro aspetto concerne l’utilizzo come domain name di un acronimo del proprio marchio o ditta e la possibilità che esso ostacoli altre imprese nell’uso di propri DN (per esempio la rivista Wired Magazine registra l’indirizzo "wired.com", e successivamente la rete Wire registra l’indirizzo "wire.net"). In tali casi, secondo il Mayr, sembra che "il titolare del marchio che per primo provveda alla registrazione, in occasione di una seconda registrazione di un nome a dominio simile non possa invocare una tutela della medesima portata di quella di cui godrebbe al di fuori di internet".
  3. Essendo il domain name un indirizzo, la normativa sui marchi, in base al principio della libertà d’uso del proprio nome ed indirizzo, consente ad un soggetto che non eserciti attività di impresa, o che comunque non possa essere in alcun modo ritenuto in concorrenza col titolare del marchio, di farsi assegnare un domain name corrispondente al proprio nome, salvo che non versi in mala fede.
  4. Non sembra che le norme sui marchi possano essere applicate al caso di utilizzazione da parte di imprenditori di domain names costituiti da espressioni generiche o descrittive : il pericolo consiste qui nella possibilità che un certo numero di potenziali clienti venga sviato dall’indirizzo internet verso il sito di un concorrente, per assonanza con l’oggetto della loro ricerca. I cosiddetti "motori di ricerca" sono programmi in grado di individuare tra i milioni di siti internet quelli aventi determinate caratteristiche specificate dall’utente : il difetto di tali programmi è che conducono a siti nei quali è presente testualmente la sequenza di lettere o di parole inserite dall’utilizzatore, senza discernere la tipologia o comunque l’attività esercitata attraverso i siti stessi ; ciò comporta una elevata probabilità che anche i navigatori più esperti siano tratti in inganno , e quindi sviati. In questo frangente può intervenire sicuramente la disciplina della concorrenza quando la genericità del nome del sito divenga un fattore di sviamento di clientela non conforme ai principi di correttezza professionale.
  5. Sempre secondo il Mayr "la disciplina della concorrenza si presenta peraltro decisiva ove l’inserimento della denominazione generica del DN possa dar vita ad un’indicazione inveritiera". Ciò capita quando, per esempio, la denominazione possa indurre l’impressione che il titolare del DN sia l’unico in grado di fornire un certo prodotto o servizio, o quando faccia riferimento a qualità del servizio che in realtà non sussistono.

[presentazione - gruppo I - gruppo II - gruppo III (attore) - gruppo IV (convenuto) - caso simulato - sentenza]

(WEB Edition by F. Cardaci, S. Dettoni, G. Tarizzo)