The Cardozo Electronic Law Bulletin

 

Elena Garda

 

 

D O M A I N    N A M E S:

UNA NUOVA FRONTIERA PER IL DIRITTO

 

 

 

1.      Il modello cui ispirarsi: il diritto proprietario.

 

I domain names costituiscono un bene che finora risulta privo di un governo centralizzato deputato a gestirne l’attribuibilità e l’usufruibilità da parte dei titolari. E’ una nuova fonte di ricchezza che finora è stata lasciata allo “stato di natura”, nei confronti della quale sta nascendo l’esigenza di una regolamentazione finalizzata a stabilire i termini di un “contratto sociale” atto a garantire tutela e determinare i poteri degli assegnatari. Questo scritto ha lo scopo di verificare se la definizione di questi confini possa corrispondere al processo di costituzione di diritti di proprietà sui beni immobili.

In ogni società in evoluzione si avverte continuamente la necessità di stabilire nuove forme di proprietà. Questa esigenza di tutela nasce dal fatto che in un dato momento storico, beni che fino ad allora non erano dotati di un valore sociale diventano un mezzo irrinunciabile per il miglioramento della produttività e del benessere collettivo. E’ quello che è successo nell’era moderna con l’avvento della rete telematica, per essere al passo con i concorrenti è necessario essere presenti nel web accaparrandosi uno spazio, “sito”, identificato da un nome, “domain name”, che ci renda visibili sul mercato globale.

L’espandersi del fenomeno del domain grabbing[1] mette in evidenza come anche i nomi di dominio, al pari di qualsiasi altra risorsa a disposizione degli individui, sia scarsa. Il fatto che più soggetti desiderino usufruire degli stessi identificativi, perché di maggiore richiamo per il pubblico, genera inevitabilmente dei conflitti. Compito del diritto è allora quello di intervenire per porre ordine al caos conseguente all’accaparramento selvaggio, al fine di consentire un’equa suddivisione del surplus sociale[2] generato dalla nuova fonte di ricchezza. La soluzione che ci auspichiamo che gli ordinamenti giuridici moderni adottino nel prossimo futuro, è quella di creare, in ordine ai nomi di dominio, dei diritti di proprietà che delimitino il territorio del cyberspazio, all’interno del quale ciascun titolare possa esercitare i propri diritti ed escludere i terzi dal godimento del proprio bene, limitando così i conflitti sull'accaparramento degli identificativi di maggior impatto sul pubblico.

 Sono proprio le assonanze individuate fra i domain names e l’istituto della proprietà immobiliare ad aver ritenuto preferibile far rientrare questo scritto nelle maglie del diritto civile, anziché altrove.

Nel momento in cui comincia a diffondersi il fenomeno dell’accaparramento selvaggio e di conseguenza sorgono i primi conflitti, in  assenza di una normativa specifica per i domain names, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di rendere loro applicabili norme già esistenti, a tal fine  essi sono stati interpretati e studiati come qualcosa di non troppo diverso dal conosciuto. La via più semplice è parsa quella di accostare i nomi di dominio ai segni distintivi e, in particolare al marchio. Non mi pare, tuttavia, che, nonostante i numerosi punti di contatto tra i due istituti, si possa giungere ad una totale sovrapposizione fra le due fattispecie. Le norme stabilite dal legislatore per la regolamentazione della proprietà intellettuale sono insufficienti in quanto si riferiscono ad una realtà vicina, ma ancora troppo lontana dalla comprensione dei cambiamenti apportati dall’avvento della rete di Internet. L’assenza di un’autorità centrale e di una normativa ad hoc hanno creato e continuano a creare seri problemi giuridici e di non facile soluzione. Il mondo virtuale richiede un ordinamento particolare ma indipendente dalle norme che operano nel mondo reale. Nessun sistema preesistente è in grado di disciplinare un fenomeno nuovo e di portata globale come la rete di Internet.

Gli interessi in gioco sono molti, diversi e sempre più consistenti; provenendo poi da paesi e culture distinti, si scontrano spesso tra loro. La difficoltà, ma nel contempo l’esigenza, consiste allora proprio nell’armonizzare norme e legislazioni nazionali al fine di addivenire a principi comuni che ci consentano di civilizzare il nuovo wild west.

Le norme in materia di proprietà intellettuale hanno la funzione di creare dei diritti di proprietà sulle idee, in particolare, attribuire al creatore dell’idea una esclusività su di essa che gli garantisca di ottenerne il controvalore sociale[3]. Questo beneficio deve tuttavia essere valutato alla luce della limitazione della disseminazione dell’idea che esso comporta.

All’interno della categoria di beni tutelati dalla proprietà intellettuale, diritto d’autore, brevetti e marchi; i marchi paiono essere contraddistinti da alcune peculiarità. A differenza dei primi due, ai quali l’ordinamento pone un limite alla durata del diritto di escludere i terzi dall’utilizzo del bene (idea) protetto, il diritto di marchio non è soggetto a tale limitazione. La ragione deve essere individuata nella diversa natura e funzione di questo segno distintivo: esso funge da stimolo per la produzione di ricchezza e non genera costi transattivi dovuti ad una limitata disseminazione dei beni e servizi da esso contraddistinti[4]. Questa caratteristica consentirebbe, secondo alcuni commentatori[5], di avvicinare il marchio ai diritti sulla proprietà immobiliare piuttosto che alle altre forme di proprietà intellettuale. E’ forse questa peculiarità del marchio ad aver tratto in inganno coloro che ritengono che i nomi di dominio siano assimilabili in tutto e per tutto con questo segno distintivo, giustificando l’applicazione delle stesse norme.

 

1.1   Domain Names e marchi: due realtà distinte.

Cerchiamo ora di mettere in evidenza quali siano le differenze sostanziali che contraddistinguono le due fattispecie e non consentono di operare una sovrapposizione. Si cercherà innanzi tutto di verificare se i requisiti richiesti per la registrazione, e quindi per la tutela del marchio siano gli stessi  adottati dalle diverse Registration Authorities per i domain names.

Il procedimento di assegnazione dei nomi di dominio non segue i principi disposti in materia di registrazione di marchio. La possibilità, riconosciuta sia dalle Regole di Naming italiane, sia a livello internazionale dalla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, di registrare nomi di dominio corrispondenti a nomi comuni, consentono di ipotizzare un domain name privo del requisito della originalità.

E' condizione sufficiente inoltre che un dominio si differenzi da un altro anche di un solo carattere per essere accettato e registrato. Questo però può voler dire che il domain name  è nuovo per il solo fatto che non ve ne può essere uno identico? Sappiamo, infatti, che la similitudine o la semplice assonanza fonetica escludono il carattere della novità del marchio. Anche questo requisito pertanto non è soddisfatto in modo automatico dalle modalità di registrazione del nome di dominio.

Altro requisito essenziale del marchio è la notorietà, almeno locale. Benché Internet sia oggi molto diffuso ed in continua espansione, anche nel nostro paese, ciò non significa che tutti coloro che sono connessi alla rete automaticamente vedano, e quindi prendano conoscenza, di un determinato sito e del domain name che lo contraddistingue. Il requisito della notorietà quindi può essere dimostrato, ma possiamo ritenerlo sussistente per il solo fatto che Internet sia così sviluppato e comporti una visibilità mondiale degli oggetti presenti in rete?

Anche il carattere distintivo del nome di dominio può essere messo in dubbio. Le regole in materia di registrazione consentono, infatti, l’assegnazione di identificativi uguali ma contraddistinti da Top Level Domain diversi. A differenza dei marchi tuttavia non possono sussistere in rete due nomi di dominio identici, anche se l’attività perseguita nel sito di riferimento si rivolge ad una cerchia ristretta di consumatori, magari residenti in un’unica area geografica, e neppure se essa è inerente ad un settore merceologico distinto.

Infine, ulteriore impedimento all’applicazione della normativa relativa ai marchi consiste nella sua portata strettamente territoriale che mal si concilia con le caratteristiche di globalità e assoluta internazionalità della rete telematica. Come possiamo, alla luce dei principi giuridici esistenti, risolvere ad esempio un conflitto su un nome di dominio per cui una società americana è legittima titolare dei diritti di marchio dei quali è analoga titolare anche una società italiana? E ancora, se viene registrato un domain name in Cina che viola i diritti di una società italiana, sarebbe possibile convenire la prima avanti ai nostri giudici?

 

 

1.2   Individuazione di uno spazio virtuale autonomo cui applicare norme ad hoc.

Viste le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti possiamo concludere che risulta essere alquanto illusorio pensare di applicare ad una realtà così nuova, stravagante ed astratta, come il cyberspazio, precetti usuali e pensati per un mondo fisico e diverso. Adeguare al mutare dei rapporti commerciali e delle istanze della comunità il disposto legislativo, mediante un’interpretazione forzata delle norme, non sembra essere la soluzione auspicabile.

Un’alternativa, prospettata a livello internazionale, consiste nella creazione di uno spazio legale autonomo corrispondente al cyberspazio. Essendo questo un luogo virtuale in cui non trovano conferma i principi che regolano la vita reale occorrerebbe creare per esso un diritto nuovo capace di confrontarsi con fenomeni diversi, finora ad esso piuttosto sconosciuti, come la globalità e il trasformismo.

A quale branca del diritto positivo ci si potrebbe ispirare?

Fra gli istituti regolati dagli ordinamenti moderni le regole proprietarie sono forse quelle maggiormente in grado di cogliere l’essenza e le esigenze del cyberspazio. Vediamo quali potrebbero essere le tesi favorevoli a questa teoria.

La funzione economica dei precetti in materia proprietaria assolve la necessità di garantire un migliore sfruttamento delle risorse: le regole giuridiche dovrebbero tendere ad eliminare gli sprechi economici. Esse possono essere considerate “naturali”, vale a dire prescindono dall’esistenza di un’organizzazione sociale[6]. A dimostrazione di questa tesi la teoria cooperativa[7] ha dimostrato che attraverso la negoziazione le persone sono in grado di addivenire ad accordi efficienti circa l’allocazione delle risorse anche in assenza di norme giuridiche che impongano loro un tale comportamento. Anzi, quando questo fatto si realizza è preferibile che il diritto non intervenga perché altrimenti la cooperazione potrebbe essere impedita.

Il principio esposto trova origine nel teorema di Coase il quale prevede che:

 Quando i costi transattivi[8] sono zero, la negoziazione privata conduce a un efficiente uso delle risorse, indipendentemente dalla conformazione dei diritti posti in essere dall’ordinamento giuridico.

Quando i costi transattivi sono alti a sufficienza da impedire la negoziazione, l’uso efficiente delle risorse dipende dall’allocazione di diritti operata dall’ordinamento giuridico”.

Secondo l’economista la funzione del diritto è allora quello di intervenire per rimuovere gli impedimenti agli accordi privati e quindi limitare i costi transattivi[9], e quando ciò sia impossibile, per assegnare i diritti di proprietà in modo efficiente. Le norme giuridiche dovrebbero inoltre essere dispositive e non cogenti per permettere comunque alle parti di raggiungere un accordo all’interno di un libero negoziato.

L’applicazione del teorema di Coase in materia di nomi di dominio porterebbe il legislatore ad intervenire nella regolamentazione del cyberspazio soltanto qualora i costi transattivi non possano essere diminuiti, qualora le parti non possano addivenire ad un accordo privato, attribuendo il diritto all’utilizzo di un domain name alla parte che lo valuta di più. Cerchiamo di tradurre la formula in un esempio pratico. In un caso di abuso di un nome di dominio ad opera di un cybersquatter, e quindi da parte di un soggetto che ha un mero interesse pecuniario e finalizzato alla produzione di alcunché, l’ordinamento giuridico opererebbe una scelta efficiente se allocasse il diritto alla parte che lo utilizzerà per realizzare una qualche attività o che comunque possa vantare un “preuso”[10] economico dell’identificativo oggetto di conflitto, ad esempio come marchio. L’allocazione a costui del diritto può condurre ad un migliore sfruttamento delle risorse, si realizzerebbe così il criterio, fondamentale in materia proprietaria, dell’efficienza economica.

Un ulteriore principio proprietario, applicabile anche ai nomi di dominio, consiste nel ritenere utile introdurre diritti di proprietà al fine di evitare lo sfruttamento eccessivo di risorse per natura scarse. In particolare, è indispensabile agevolare la messa in produzione dei beni, con conseguente crescita di utilità e benessere, e contrastare invece l’accaparramento finalizzato ad ottenere il valore dato dalla scarsità della risorsa in futuro. Non sarebbe stata questa una soluzione che in materia di domain names avrebbe impedito il dilagare del fenomeno del cybersquatting? A seguito del riconoscimento del valore commerciale insito in un nome di dominio, ottenere una presenza sul web è divenuto ormai piuttosto difficile, questo fatto non vuol forse significare che il cyberspazio è divenuto ormai una risorsa scarsa che giustifica una sua tutela dal punto di vista proprietario? A chi scrive sembrerebbe di si.

Nel caso il legislatore accettasse la tesi a favore del diritto proprietario, occorrerebbe ancora domandarsi a quale categoria di beni i domain names si avvicinano maggiormente.

Le regole proprietarie assolvono ad un’esigenza di chiarezza nello stato giuridico di un bene in modo diverso secondo la loro natura. Se consideriamo un bene mobile ad esempio noteremo che garantire il controllo di fatto su di esso è un modo efficace per garantire chiarezza nelle situazioni proprietarie che ne derivano. La negoziazione è favorita perché all’acquirente è garantito l’acquisto del diritto mediante il possesso. La scarsità che caratterizza i beni immobili invece rende necessario escludere che chi si trova su un terreno ne sia titolare. La tutela del possesso in questo caso comporterebbe un innalzamento dei costi transattivi, rendendoli maggiori di quelli relativi alla creazione di strumenti che rendano certo il titolo, quale la trascrizione. La distinzione tra le due categorie di beni è fondata dunque principalmente su motivi economici.

I beni immobili sono quelli che presentano maggiori similitudini con i nomi di dominio, e fra questi il più vicino è il suolo. Entrambi sono definibili come spazi, uno fisico, l’altro astratto, oggetto di continue evoluzioni, basti pensare all’ampliamento del suolo edificabile cui abbiamo assistito negli ultimi anni, ai continui e costanti insediamenti che giornalmente si creano nello spazio virtuale. Entrambi sono risorse scarse che necessitano di essere organizzate per consentire un ordinato sfruttamento; man mano che si trasformano, tali beni divengono più complessi e di conseguenza si complicano pure i problemi giuridici ad essi connessi[11].

A conclusione di queste riflessioni poniamo alcuni quesiti che, a parere di scrive, i legislatori dovranno tenere in considerazione nel momento in cui si appresteranno ad affrontare la materia dei nomi di dominio, e più in generale la regolamentazione del cyberspazio.

Come nel mondo reale la legge ha il compito di garantire e riconoscere il diritto fondamentale alla proprietà privata, determinandone i modi di acquisto e di godimento, i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti[12], non sarebbe lecito estendere la stessa prerogativa anche nei confronti di un nuovo territorio, quello virtuale? E ancora non sarebbe opportuno consentire ai titolari del cyberspazio di godere e di disporre in modo pieno ed elusivo della propria porzione di rete telematica, all’interno dei propri confini, opponendosi agli atti invasivi di terzi[13]?

 

 

2.      Risoluzione stragiudiziale dei conflitti

 

L’inerzia dei governi nazionali in ordine alla regolamentazione del cyberspazio ha fatto si che della materia dei nomi di dominio se ne sia occupato il privato, in particolare l’organizzazione internazionale di vertice del Domain Name System, ovvero l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, più comunemente chiamata ICANN.

L’ICANN è l’autorità deputata all’amministrazione dei domini tematici, tuttavia essa non si occupa direttamente della registrazione dei domini, svolge per lo più un ruolo di guida fissando i criteri generali che soprassiedono alla registrazione. Per svolgere questo compito si avvale della collaborazione di enti di registrazione, detti accredited registrars, ovvero di società selezionate dall’ICANN stessa e accediate presso di lei.

Al fine di arginare il dilagare dei conflitti conseguenti alla registrazione di domain names l’ICANN intervenne adottando, il 26 agosto 1999, nel corso della riunione di Santiago, il documento Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Esso contiene i principi generali che devono essere tenuti in considerazione dai vari registrars, che effettuano registrazioni di domini che terminano con suffissi tematici, per la risoluzione dei conflitti che nascono dall’utilizzo dei domain names. La Policy è stata adottata anche da alcune Authorities nazionali[14], in particolare da quelle che gestiscono i suffissi “.nu”[15], “.tv”[16], “.ws”[17], “.ac”[18], “.sh”[19], “.gt”[20] e “.tt”[21].

La Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy assolve essenzialmente a due funzioni: la prima consiste nel definire i criteri di registrazione in modo da limitare future ipotesi di conflitto; la seconda, e forse più importante, nel definire un’apposita procedura, obbligatoria, per la risoluzione di dispute nascenti dalla registrazione di un nome di dominio, ponendo in parte fine ai problemi di giurisdizione che saranno evidenziati nel paragrafo successivo.

Il Procedimento Amministrativo previsto dalla Policy dell’ICANN[22] consiste in una procedura stragiudiziale per la risoluzione delle dispute. E’ una delle tante forme di Alternative Dispute Resolution, pertanto costituisce un’alternativa o meglio, un ricorso supplementare, rispetto alla giurisdizione ordinaria, la cui scelta spetta principalmente al ricorrente. In particolare, per poter adire il collegio amministrativo è necessario dimostrare che l’utilizzo di un nome di dominio altrui crea confusione o contraffazione del marchio sul quale il ricorrente vanta dei diritti, in accordo con i criteri stabiliti dall’articolo 4 lett. a) della Policy[23].

 La Procedura è oggetto di studio sia della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, in particolare dell’articolo 4, sia delle   Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy[24], più comunemente conosciute come ICANN Rules. Mentre la prima si occupa principalmente di aspetti sostanziali, le seconde trattano la materia da un punto di vista più strettamente procedurale. Ciascun ente che amministra il caso regolerà il Procedimento anche in base alle proprie regole supplementari, comunemente dette Supplemental Rules.

La scelta di affidare la soluzione di una controversia relativa ad un nome di dominio alla procedura amministrativa piuttosto che al giudice ordinario, qualora sussistano i requisiti, può comportare per il ricorrente notevoli benefici. I vantaggi consistono essenzialmente in una drastica riduzione dei tempi del procedimento[25], unita ad una diminuzione di costi. La decisione amministrativa è inoltre preferibile giacché il giudizio è reso da persone competenti in materia di domain names e quindi più avvezze, rispetto ad un giudice ordinario, ad affrontare e risolvere questioni relative all’utilizzo della rete telematica. La discrezionalità nel procedere alla decisione, riconosciuta al collegio amministrativo, è inoltre ridotta rispetto a quella riconosciuta al giudice ordinario, in quanto la Policy dell’ICANN detta criteri vincolanti in base ai quali il conflitto deve essere risolto. L’adozione di parametri di riferimento precisi consente, inoltre, alle parti di valutare, con sufficiente precisione, la probabilità di sconfitta o vittoria innanzi al collegio amministrativo.

 

2.1   Cenni sulla procedura stragiudiziale

I presupposti necessari per adire il Collegio amministrativo sono indicati all’art. 4 lett. a) della Policy dell’ICANN

Esse sono relative a casi in cui un soggetto terzo (complainant), rivolgendosi presso un ente accreditato, lamenti che:

(i)                            Il nome registrato è uguale o in ogni caso confondibile con un marchio registrato o di servizio sul quale il complainant vanta dei diritti[26];

(ii)                           Il registrante non ha diritti o interessi legittimi relativamente al nome di dominio[27];

(iii)                         Il nome registrato è utilizzato dal suo titolare in mala fede.

 

In relazione all’ultimo punto menzionato si rileva come la mala fede in alcune circostanze, non tassative, sia presunta. Esse riguardano, ad esempio, casi in cui un soggetto registri un dominio con l’unico intento di rivenderlo, affittarlo o trasferirlo al titolare del marchio registrato corrispondente, per una somma maggiore rispetto al costo della registrazione; oppure qualora la registrazione sia effettuata per impedire ad un concorrente di registrare come dominio il proprio marchio, o ancora per impedirgli di trarre profitto, e quindi per danneggiare i suoi affari. Sintomatico di mala fede è pure il tentativo di creare confusione con il marchio altrui, in merito alla provenienza, all’affiliazione, per i prodotti e servizi in esso offerti, al fine di beneficiare della notorietà commerciale della controparte, divertendo verso proprio sito gli utenti del web[28].

Tutte le ipotesi menzionate sono riconducibili a casi di registrazione fraudolenta di nomi a dominio, in particolare, la prima è rivelatrice dell’attività, ormai considerata illegale, conosciuta come domain grabbing, di cui avremo occasione di discutere in seguito.

L’articolo dimostra come vengano punite solo le ipotesi di contraffazione del marchio altrui che siano riconducibili a casi di cybersquatting, non lo sono invece quelle perpetrate in buona fede. A tal proposito L.Turini, nella sua opera[29], avverte come l’esistenza della buona fede escluda la possibilità di ricorso in base alla presente normativa e consenta invece, al giudice ordinario o all’arbitro adito, di applicare soltanto la legge marchi in quanto in essa sono previsti casi di contraffazione più ampi rispetto alla UDRP-Policy[30]. Le due normative hanno un raggio di azione differente in quanto il domain name e il marchio sono e restano due fattispecie distinte: l’individuazione di un marchio legittimamente registrato, prerogativa della prima, non comporta, infatti, l’attribuzione al suo titolare di tutti i diritti relativi al dominio corrispondente, materia oggetto della seconda.

L’articolo 4 lettera d) della Policy dell’ICANN[31] affida all’attore la scelta del Provider cui sarà devoluta la controversia della quale egli si fa promotore. La selezione non è tuttavia libera ma dovrà necessariamente avvenire fra quegli enti che hanno ottenuto un’esplicita approvazione da parte dell’ICANN[32]. L’investitura avviene semplicemente tramite l’invio dell’atto introduttivo del ricorso al Provider scelto; da questo momento egli amministrerà il procedimento.

Attualmente gli enti accreditati presso l’ICANN sono quattro:

1.      Il CPR Institute for Dispute Resolution[33] che ha ottenuto l’approvazione il 22 Maggio 2000. L’Istituto ha sede a New York al 366 di Madison Avenue. E’ un’associazione che riunisce circa cinquecento aziende e uffici legali.

2.      Il Dispute.org/eResolution Consortium (DeC[34]) che è divenuto ente accreditato il 1° Gennaio 2000. Quest’organo fornisce anche servizi accessori, oltre alla risoluzione dei conflitti relativi a nomi di dominio, quali l’intermediazione legale on-line e altre forme di arbitrato. Ha la sede legale in Canada, a Montreal al 4200 di St-Laurent, Bureau 711.

3.      The National Arbitration Forum (NAF)[35], accreditato dal 23 Dicembre 1999. E’ un organo costituito da ex giudici, avvocati e professori universitari di diritto; è specializzato nell’arbitrato. Ha sede a Minneapolis.

4.      La World Intellectual Property Organisation[36], l’ente che per primo ha ottenuto l’autorizzazione per risolvere controversie relative a nomi di dominio, precisamente il 1° Dicembre 1999. In particolare, all’interno dell’organizzazione è l’Arbitration and Mediation Center[37] ad occuparsi dei domain names. E’ sicuramente l’ente più importante per la risoluzione di conflitti fra domini, forse perché conosciuto dagli esperti in materia, facendo parte di un organismo mondiale a difesa della proprietà intellettuale. La WIPO è nata nel 1994 ed ha sede a Ginevra.

 

Tutti gli enti sopra menzionati seguono un procedimento pressoché uguale in quanto hanno l’obbligo, imposto loro dall’ICANN, di applicare la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy nonché le ICANN Rules. Le uniche differenze riscontrabili derivano dalla possibilità, riconosciuta a ciascuno, di adottare un proprio sistema di attuazione di tali normative, contenuto nelle Supplemental Rules.

La procedura amministrativa può essere avviata da chiunque mediante il deposito di un ricorso presso uno degli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione, a dirimere controversie relative ai domain names, da parte dell’ICANN. La presentazione del ricorso può essere effettuata sia mediante modulo informatico, inoltrato al Provider mediante posta elettronica, sia mediante invio in forma cartacea.

Il ricorso deve contenere necessariamente alcune informazioni relative ai dati anagrafici del ricorrente, l’indicazione dei suoi recapiti, scelta del metodo di comunicazione, della propensione per la forma monocratica piuttosto che collegiale del Panel. Occorre inoltre menzionare il nome del convenuto, del detentore del nome di dominio, il nome di dominio registrato, il marchio che si considera leso e i beni che ad esso sono connessi.

E’ necessario descrivere i motivi del ricorso, in particolare:

(i) gli elementi che rendono il dominio uguale o simile ad un marchio sul quale l’attore vanta dei diritti;

(ii) i motivi che indicano la mancanza di diritti e interessi legittimi, legittimanti l’uso, da parte del convenuto;

(iii) le ragioni che fanno presagire che il dominio sia stato utilizzato in mala fede[38].

Nel ricorso deve poi comparire il tipo di rimedio richiesto, ad esempio cancellazione o trasferimento del dominio, ed essere menzionati eventuali altri ricorsi relativi allo stesso domain name.

In assenza di circostanze eccezionali, il Panel deve rendere una decisione entro 14 giorni, decorrenti dal momento del ricevimento dell’incarico; è per questa ragione che l’art. 13, consente di ricorrere ad una istruzione più approfondita solo in casi eccezionali.

Ricordiamo che la decisione del Panel può disporre solo in ordine alla cancellazione o al trasferimento del nome di dominio[39], pertanto se l’attore vuole formulare altre richieste dovrà necessariamente rivolgersi al giudice ordinario. Il rapporto fra il procedimento amministrativo e quello in corso innanzi al giudice ordinario è il problema affrontato dall’articolo 4 lett k) della Policy. Essendo l’Administartive Proceeding un procedimento stragiudiziale, non può impedire, in alcun caso e in alcun momento, il ricorso alla giurisdizione ordinaria. L’adire il giudice ordinario dopo che il Panel sia giunto ad una decisione, non costituisce un’impugnazione di quest’ultima, ma un giudizio autonomo ed estraneo al precedente, sul quale la Policy e le Rules non avranno alcun potere regolatore. Il nuovo giudizio sarà soggetto alla legge dello stato in cui ha sede il giudice adito[40].

Al fine di consentire al convenuto di promuovere un’azione legale ordinaria, l’art. 4 lett. k) impone al Provider di attendere un periodo di 10 giorni, decorrenti dal momento in cui il Panel emette la decisione, prima di darle attuazione. Qualora entro detto termine, pervenga al Provider  una documentazione ufficiale , ad esempio la copia dell’atto di citazione timbrata dalla cancelleria,  comprovante l’inizio di una causa civile contro l’attore,  egli si dovrà astenere dall’implementare la decisione e non svolgerà alcuna azione fintanto che non riceverà prova dell’abbandono, della conclusione o dell’archiviazione del giudizio ordinario, oppure copia di un ordine del Tribunale che nega al titolare del dominio il diritto di continuare ad usarlo.

Nel caso in cui altri procedimenti siano iniziati prima o durante la pendenza di quello amministrativo, l’organo giudicante decide invece, discrezionalmente, se sospendere, terminare il procedimento o procedere ad una decisione. Se una delle due parti adisce un’altra autorità, durante la pendenza dell’Administrative Proceeding, ha l’onere, disposto dall’articolo 18 delle Rules of Procedure[41], di informare immediatamente il Panel e il Provider.

 

 

3.      Individuazione del Foro competente a dirimere controversie relative a domain names.

 

Il pieno riconoscimento da parte dei governi nazionali dell’autorità dell’ICANN, e quindi della necessità di devolvere ad organi privati la risoluzione delle controversie nascenti dall’utilizzo di nomi di dominio, consentirebbe di alleviare un ulteriore problema inerente i domain names, ovvero l’individuazione del foro competente a dirimere controversie.

Nel mondo reale gli spazi sono delimitati da confini nazionali, all’interno di essi ciascuno Stato è sovrano, crea e applica le proprie leggi. Con la nascita di Internet questo principio di territorialità è stato stravolto, il cyberspazio non ha, infatti, confini fisici, in esso gli utenti spaziano in ogni dove indipendentemente dalla loro collocazione fisica, non sanno e non possono sapere dove si trovano i soggetti con cui interagiscono.

Questa particolare struttura della rete telematica crea non pochi e delicati problemi, in tema di legge applicabile e di giurisdizione, alle autorità dei vari Stati.

L’avverarsi di un eventuale comportamento illecito tramite l’utilizzo di Internet, ad esempio una contraffazione di marchio operata tramite la registrazione di un domain name ad esso corrispondente, da parte di un soggetto diverso dal/dagli aventi diritto, può creare conseguenze dannose all’interno di più paesi. La scelta della normativa applicabile all’illecito può risultare complessa.

Nel nostro ordinamento il R.D. n. 929 del 1942 in tema di marchi sancisce il principio di territorialità, legittimando pertanto la sua applicazione solo all’interno dei confini nazionali. Tale legislazione non è stata creata per il cyberspazio dove la localizzazione fisica è del tutto irrilevante, non si può perciò conciliare il principio di territorialità del marchio con quello di universalità del domain name. Resta quindi da stabilire come accordare una protezione che vada oltre il territorio fisicamente individuabile dello Stato.

In Italia alcuni autori[42] hanno prospettato, per quanto riguarda il diritto interno, il ricorso alla legge sul diritto internazionale privato[43], che in materia di diritti sui beni immateriali dispone l’applicazione della legge dello stato di utilizzazione, in particolare l’art 62 risolve il conflitto fra leggi preferendo quello del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso.

Si noti che, a seguito all’adozione della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy da parte dell’ICANN nell’ottobre del 1999, il problema dell’individuazione della giurisdizione competente è stato parzialmente risolto per i domini tematici, in quanto la competenza in ordine ad essi, per le fattispecie previste dall’art.4 lett. a) della Policy[44], è stata devoluta agli enti accreditati presso l’ICANN.

L’individuazione del giudice competente per la risoluzione di un conflitto inerente l’utilizzo di un nome di dominio è una questione di non facile soluzione. Oltre a quelle italiane molte corti hanno affermato il proprio potere di giudicare attività condotte in rete, semplicemente sulla base del fatto che esse producevano effetti all’interno dei confini del territorio soggetto alle loro giurisdizioni. Vediamo se tale atteggiamento può considerarsi legittimo.

Ipotizziamo un caso in cui viene costituito un sito in un paese in cui, in base alla legge nazionale, non sia configurabile alcuna contraffazione di marchio in quanto il titolare del dominio ha provveduto anche alla registrazione del segno distintivo corrispondente, oppure perché in quello Stato il marchio che si ritiene contraffatto non gode di alcuna protezione, avendo leso soltanto i diritti di un soggetto residente in un paese terzo.

Possiamo ritenere sussistente la giurisdizione del giudice del paese terzo, per agire nei confronti di un soggetto che ha registrato il dominio in uno stato diverso? La risposta dovrebbe essere negativa, in caso contrario riconosceremmo implicitamente sussistente la giurisdizione del luogo in cui si ha accesso ad un sito, ma in tal modo, vista l’universalità della visibilità delle pagine web presenti in Internet, si arriverebbe ad ammettere la competenza di ogni stato, con una conseguente sovrapposizione di legislazioni, magari configgenti fra loro, che porterebbero ad inevitabili  conflitti di giudicati.

Analizziamo ora come la Corte del Southern District of New York[45], investita di due casi analoghi si è espressa. Le decisioni sono tra le poche, nel panorama giurisprudenziale internazionale, che si sono pronunciate sulla questione della giurisdizione in materia di nomi di dominio.

 

 

 

Il caso “T he Blue Note” e il caso “Playmen”.

 

Il primo caso menzionato “The Blue Note” vede in veste di attore Bensusan, una società con sede a New York, titolare, nella stessa città, di un jazz club chiamato The Blue Note, oltre ad altri diffusi in tutto il mondo; ed in veste di convenuto il signor King che vive a Columbia, in Missouri, dove gestisce un piccolo club anch’esso chiamato The Blue Note.

Nell’aprile del 1996 il convenuto ha aperto un sito per pubblicizzare il jazz club, presso un server in Missouri. Il sito contiene delle informazioni sul club, sugli spettacoli proposti e sui biglietti d’ingresso, in particolare questi possono essere ordinati telefonicamente ma devono essere ritirati in loco.

Bensusan ha presentato ricorso per contraffazione di marchio e concorrenza sleale. King ha replicato chiedendo il rigetto della domanda per carenza di giurisdizione della corte.

La Corte del Southern District of New York ha declinato la propria competenza sul caso per carenza di giurisdizione, affermando che la mera possibilità di accedere ad un sito Internet, registrato nel Missouri, da parte di un utente residente a New York non è di per se sufficiente, in assenza di ulteriori contatti con il foro, ad attribuire ai giudici di quest’ultimo stato la competenza ad esprimersi su di un presunta contraffazione di marchio, perpetrata attraverso Internet. Nello Stato di New York non poteva essere ravvisata alcuna conseguenza dell’attività del The Blue Note del Missouri in quanto il signor King si limitava a presentare un servizio offerto soltanto nel suo paese, chi desiderava acquistare i biglietti doveva recarsi personalmente presso il club, nel sito, infatti, non veniva offerta alcuna possibilità di spedizione. La Corte dichiara inoltre che avrebbe affermato la propria competenza soltanto qualora il convenuto avesse svolto un’effettiva offerta positiva di beni contraffatti ai cittadini dello Stato di New York.

In base alla pronuncia riportata per poter configurare una contraffazione di marchio sarebbe sufficiente una mera offerta di beni, indipendentemente da un’effettiva immissione di essi nel paese in cui il marchio gode di tutela giuridica.  Occorrerebbe dunque una valutazione del mercato di riferimento dell’attività posta in essere.

 

L’illecito potrebbe allora essere configurabile nel caso in cui un soggetto registri un domain name in un determinato paese e inserisca nel sito corrispondente unicamente materiale in una lingua straniera. Questo fatto potrebbe essere un indice di un collegamento con lo stato straniero, al fine di riconoscere la sua giurisdizione su un eventuale caso di conflitto fra il nome di dominio e un marchio registrato in quel luogo. E’ questa la soluzione cui è giunta la stessa Corte, del Distretto di New York, nel caso , ormai divenuto famoso, Playboy Enterprise Inc. v. Tattilo Editrice spa[46] nel quale viene messo in risalto il rapporto fra marchi e ultraterritorrialità. Vediamo alcuni i tratti salienti della vertenza  Playmen.

La Tattilo Editrice, editrice della rivista Playmen, nel 1982 fu ritenuta, da una Corte americana, colpevole di aver contraffatto il marchio Playboy. Alla Tattilo Editrice fu imposto di non esportare detta rivista negli Stati Uniti. La casa editrice ha poi recentemente aperto un sito contraddistinto da un nome di dominio uguale alla testata giornalistica. Anche nei confronti di quest’ultimo i giudici americani hanno condannato la convenuta a rifiutare qualsiasi richiesta di abbonamento proveniente dagli Stati Uniti e al risarcimento alla parte attrice dei danni da quest’ultima subiti, limitatamente al territorio americano. In applicazione del principio, esposto nel caso precedente, che impone la verifica del mercato di riferimento dell’attività posta in essere, i giudici hanno infatti riscontrato che gli effetti dell’attività svolta sul sito, nonostante fosse stato registrato in Italia, si ripercuotevano sul mercato d’oltreoceano. Nella sentenza si legge che il convenuto “actively solicited” i consumatori americani all’acquisto della rivista tramite  l’inserzioni di gran parte del testo in inglese e l’indicazione dei prezzi  sia in lire che in dollari.

 

 

Il principio applicato nei due casi esaminati, sembra riconducile a quello contenuto nell’art 5.3 della Convenzione di Bruxelles[47] che riconosce la competenza dei giudici del luogo in cui il danno si è prodotto oltre a quelli del domicilio del convenuto. Questa norma consente quindi, all’attore, di scegliere se presentare ricorso nel luogo dove si è verificato l’evento generatore del danno o in quello in cui esso si è concretamente prodotto. Il primo, in materia di nomi di dominio, corrisponde al paese in cui è avvenuta la registrazione, i cui giudici avrebbero competenza in merito all’intero danno, mentre il secondo al paese in cui il danno si è realizzato, i cui giudici sarebbero competenti a conoscere dell’illecito solo limitatamente alle conseguenze verificatasi all’interno dei confini nazionali.

Nella maggior parte dei casi l’opzione cade sul foro in cui risiede il provider, determinando l’applicazione della legge di tale stato in materia di contraffazione di marchio. Questa soluzione sembra essere quella preferibile anche se non si può negare che essa possa portare ad un proliferare del fenomeno del forum shopping, vale a dire l’incentivo a registrare un dominio in un paese in cui vige una legge più favorevole al suo titolare. E’ evidente che un’impresa italiana per evitare di incorrere in un’ipotesi di contraffazione preferisca registrare il proprio domain name, corrispondente ad un marchio famoso registrato in Italia, sotto un TLD diverso da “.it” optando per un “.com” o un “.de”. Si noti che il conflitto verrà evitato, in base al principio sancito nel caso The Blue Note e Playmen, escludendo la competenza dei giudici italiani, solo qualora l’impresa eserciti sulla rete un’attività di offerta di prodotti o servizi che non coinvolga in alcun modo il nostro paese. In caso contrario il titolare del segno distintivo violato potrà agire presso la magistratura italiana in quanto il danno si è verificato nel luogo soggetto alla loro giurisdizione.

A suffragio di quanto affermato, in un altro caso, Panavision International L.P. v. Toeppen[48], i giudici dello stato della California hanno riconosciuto la propria competenza nei confronti di Mr. Toeppen, nonostante egli fosse cittadino dell’Illinois, in quanto l’attività da lui esercitata “was intended to, and did, result in harmful effects in California”.

Nonostante le prospettate soluzioni adottate dalla giurisprudenza, permangono numerose incertezze in materia di giurisdizione.

Alcuni commentatori anglosassoni[49] hanno ipotizzato la creazione di uno spazio legale autonomo, il cyberspazio, all’interno del quale non troverebbero applicazione le varie leggi nazionali, ma esclusivamente una normativa appositamente creata che tenga in considerazione le particolarità della comunicazione che avviene nella rete telematica e proponga delle soluzioni adeguate ed innovative per la risoluzione delle controversie originate in tale luogo. Questa soluzione avrebbe il merito di evitare possibili conflitti fra leggi applicabili nel mondo reale.

In realtà tale teoria sperimentale resta soltanto una proposta che non ha ancora ottenuto molti consensi, soprattutto fra i giuristi continentali.

Sarebbe forse auspicabile una maggiore presa in considerazione, da parte delle corti e dei governi dei vari stati nazionali, delle norme disposte a livello intenzionale dagli organi di vertice del Domain Name System, in particolare della Policy e delle Rules emanate dall’ICANN, che finora hanno avuto un’applicazione limitata, mentre potrebbero costituire il fondamento per una uniformazione a livello globale della regolamentazione del cyberspazio.

 

 

4.      Il Cybersquatting

 

Il Cybersquatting è quel fenomeno che consiste nell’occupare illegalmente uno spazio altrui nel mondo telematico. Esso si realizza attraverso l’utilizzo, come nome di dominio, di un nome o di un marchio altrui.

Il termine cybersquatting viene generalmente considerato un sinonimo di domain grabbing. In realtà i due termini identificano due fenomeni distinti, soprattutto dal punto di vista della finalità della registrazione. Mentre nel primo caso il soggetto registrante persegue lo scopo di creare un danno al legittimo proprietario o disponente; nel secondo, il fine della registrazione consiste nel tentativo di trarre un beneficio che potrebbe derivare dall’assonanza o comunanza del dominio con un marchio o nome famoso.

Nel presente scritto, in linea con la dottrina dominante, non verrà effettuata questa distinzione, o meglio, si considererà il cybersquatting come fenomeno generale ed il domain grabbing come una fattispecie particolare, rientrante nella definizione globale.

 

4.1 La nascita dei Pirati Cibernetici.

Nel periodo in cui la rete telematica di Internet cominciò ad affermarsi, erano poche le persone consapevoli dell’espansione e del successo che essa avrebbe avuto nell’immediato futuro. Soprattutto coloro che svolgevano attività commerciali, anche ad alto livello, come le multinazionali, non avendo fiducia nelle capacità di sviluppo economico connesse al mezzo telematico, adottarono nei suoi confronti un atteggiamento di totale disinteresse. Non avendo intenzione di investire su questo nuovo fenomeno, omettevano di farsi assegnare i nomi di dominio corrispondenti ai propri marchi[50]. Soltanto allorché le previsioni della minoranza trovarono realizzazione, ed Internet divenne un potentissimo mezzo di diffusione di idee e prodotti, gli imprenditori cominciarono a guardare alla rete come ad una potenziale ed importante fonte di guadagno.

Per raggiungere la propria clientela attraverso Internet e sfruttare il suo potere pubblicitario, occorreva tuttavia essere identificabili, per fare ciò era necessario registrare i domini corrispondenti ai propri marchi aziendali con cui gli imprenditori erano conosciuti sul mercato. Molte imprese arrivarono in ritardo, trovando i nomi di dominio di loro interesse non più disponibili perché già registrati da altri.

E’ in questo periodo che comincia a diffondersi il fenomeno dell’accaparramento di nomi a dominio, corrispondenti a marchi famosi e di forte impatto economico. Questa attività, svolta per lo più con il fine di trarre dai nomi registrati un ritorno economico, rivendendoli ai titolari dei marchi stessi, ha visto il periodo di maggiore espansione nella seconda metà degli anni ’90[51]. Il fenomeno è conosciuto con il termine di Cybersquatting.

 

4.2 Soluzioni adottate negli Stati Uniti in mancanza di una normativa specifica: ricorso alle norme sulla contraffazione del marchio.

Nel momento in cui i proprietari dei marchi intentarono le prime cause nei confronti dei pirati cibernetici, al fine di ottenere il trasferimento o la cancellazione dei domini da questi illegittimamente registrati, non esisteva una normativa appropriata per difendere i loro diritti di registrazione.

I pirati cibernetici, il più delle volte non erano assoggettabili ai tradizionali rimedi previsti dalle norme applicabili in materia di marchi perché la loro attività non consisteva nell’utilizzo del dominio per l’esercizio di un’attività commerciale. Il Lanham Act, legge statunitense che regolamenta i diritti sui marchi registrati[52], richiede, infatti, come condizione necessaria di applicazione, l’utilizzo, del nome che si intende registrare, per individuare beni o servizi del titolare, presupponendo quindi l’esercizio di una attività commerciale.

A parte le interpretazioni estensive della norma, effettuate da alcuni zelanti giudici, al fine di godere della tutela prevista dal Lanham Act, il domain name  deve dunque essere registrato come marchio. Per fare ciò è tuttavia necessario dimostrare l’uso che si fa del nome che si intende registrare, a meno che il nome di dominio non sia già stato utilizzato prima come segno distintivo diverso dal marchio.

Altro elemento indispensabile ai fini dell’applicazione del Lanham Act è la likehood of confusion, ovvero la contraffazione del marchio, la quale si realizza quando si crea confusione nei consumatori circa la provenienza del bene o del servizio prodotto. Nel caso di specie, i consumatori devono credere che il prodotto associato al domain name abbia una connessione con il titolare del marchio corrispondente. La legge non consente pertanto di inibire l’uso di marchi altrui qualora tale attività non comporti una forma simile di confusione.

Ad aumentare le fattispecie cui la legge marchi statunitense è applicabile è intervenuto il Federal Trademark Diluition Act[53]. Esso contiene l’elencazione dei fattori che determinano la notorietà di un marchio e la previsione di una specifica tutela, riservata ai marchi famosi, che consente di difenderli anche soltanto da atti che possano diminuirne il potere attrattivo e che quindi ne comportano l’affievolimento.

 

 

 

4.3 Limiti del Lanham Act.

Ulteriori problematiche, che possono sorgere dall’applicazione ai domain names della normativa statunitense in materia di marchi, derivano dalla limitazione della portata territoriale della legge che mal si concilia con l’internazionalità connaturata ai domini. E’, infatti, possibile che un marchio corrisponda a titolari diversi in diversi paesi, ai quali devono pertanto essere riconosciuti gli stessi diritti, in caso contrario il titolare di un dominio, che corrisponde ad un marchio nazionale, può pretendere una tutela molto più ampia di quella riconosciuta se possedesse solo quest’ultimo.

Malgrado questi problemi applicativi, la battaglia contro il malcostume del cybersquatting, vista la mancanza di un supporto normativo ad hoc, per lungo tempo è stata affrontata nelle aule dei tribunali, riadattando, in sede di interpretazione giurisprudenziale, la legge marchi alle mutate circostanze fattuali presentate dal web, anche qualora i nomi a dominio fossero stati assegnati in base a regole diverse da quelle che governano i segni distintivi.

E’ infine da sottolineare che molti dei casi di pirateria cibernetica si sono risolti stragiudizialmente. Per iniziare una causa, infatti, in base al Lanham Act, il titolare del marchio necessita soltanto della prova che questo sia dotato di una sufficiente capacità distintiva, e siccome, negli Stati Uniti, costui può agire anche per il risarcimento dei danni, spesso ingenti, il convenuto preferirà, temendo i rischi e le spese di una causa, giungere ad una negoziazione privata. D’altro canto anche l’attore preferirà questa soluzione, acquistando il nome a dominio scongiurerà il trascorrere di un lungo periodo di tempo prima della risoluzione della controversia, e quindi del trasferimento del dominio a suo nome.

Negli ultimi anni i casi di contestazione di nomi a dominio sono stati numerosi, anche perché, alle ipotesi di contraffazione classica, si sono aggiunte altre situazioni nelle quali gli speculatori non chiedono l’assegnazione di un domain name identico ad un marchio, ma soltanto simile. Questo atteggiamento è finalizzato a trarre un vantaggio indiretto dall’uso del domain name, consistente nell’attrarre un numero maggiore di visitatori nel proprio sito, causato da errori di digitazione del nome di dominio[54]; oppure per una più facile memorizzazione del proprio nome a dominio rispetto a quello famoso.

L’azione legale è divenuta così la soluzione preferibile anche per ottenere la cancellazione di quei nomi a dominio simili ad un marchio registrato, e scongiurare il rischio di confusione[55].

 

 

5.      L’attuale normativa statunitense: Anticybersquatting Consumer Protection Act.

 

L’insufficienza della disciplina sui marchi per impedire registrazioni abusive di nomi di dominio, ha portato il Senato degli Stati Uniti all’approvazione, in data 29 Novembre 1999, dell’Anti-cybersquatting Consumer Protection Act[56].

Questa legge si prefigge di reprimere e disincentivare il fenomeno del Cybersquatting che costringe molti imprenditori a mercanteggiare, sborsando ingenti somme di denaro a titolo di riscatto, per ottenere la consegna dei propri segni distintivi, o del proprio nome, registrati nel frattempo da altri come nomi di dominio sul web.

Essa consiste in una modifica parziale del Lanham Act, a sua volta costituente il Titolo 15 dello U.S.C. Section 1125, attuata mediante l’inserzione dell’articolo 43. Detto articolo fornisce una tutela specifica del marchio contro il fenomeno del Cybersquatting. Una seconda parte della presente legge, non inserita nel Lanham Act, si occupa invece di fornire protezione contro casi di registrazione abusiva di nomi di persona.

 

5.1 Requisiti per poter usufruire della tutela.

La tutela è tuttavia subordinata all’esistenza di un requisito fondamentale: la malafede del soggetto registrante, perpetrata al fine di trarre un profitto economico. La parte 1(A) dell’articolo 43 dispone inoltre che, per poter essere perseguibile:

-      il nome di dominio deve essere identico o abbastanza simile al marchio registrato, in modo da indurre confusione o comportare l’affievolimento[57] del marchio notorio;

-         il nome a dominio è in contrasto con un nome, un marchio o una parola protetti da statuti o convenzioni[58] .

La normativa indica poi[59] una serie di parametri, non esaustivi, attraverso i quali si può valutare la sussistenza del requisito della malafede, essenziale ai fini dell’applicazione della legge stessa. Vediamoli:

-         la presenza di diritti di marchio o altri diritti di proprietà intellettuale sul nome a dominio da parte della persona ricorrente[60];

-         la registrazione, da parte dell’assegnatario, di un dominio che corrisponde ad una ragione sociale o ad un nome usato comunemente per individuare una persona[61];

-         l’eventuale precedente utilizzo del nome di dominio da parte della persona assegnataria, valutando se l’attività di offerta di beni o servizi sul sito corrispondente sia stata effettuata in buona fede o no. Questo fatto è utile ai fini della verifica dei veri fini commerciali perseguiti on-line dall’assegnatario;

-         l’uso legittimo di un marchio, come domain name, per identificare un sito in cui viene esercitata una attività non commerciale. Non è di per se indicativo di malafede l’utilizzo del dominio per fini di pubblicità comparativa, commento, parodia o diffusione di notizie;

-         il deliberato intento di deviare i consumatori del sito del titolare del marchio verso quello accessibile tramite il nome a dominio contestato, con il risultato di ledere la buona fama e la notorietà del marchio stesso, creando una sorta di confusione riguardo alla provenienza, la sponsorizzazione, l’affiliazione o autorizzazione del sito;

-         l’offerta di cedere, trasferire o vendere il nome di dominio al titolare del marchio o a terzi, a scopo di lucro, senza averlo mai usato, ne mostrato intenzione di farlo in futuro, per un’offerta di beni o servizi. La Corte valuterà ai fini della verifica della malafede se eventuali comportamenti, lesivi di detto principio,   sono già stati compiuti dall’assegnatario in passato;

-         la sottoscrizione di informazioni errate o false nella richiesta di registrazione del nome a dominio, la mancata conservazione di informazioni accurate per contattarlo, o la precedente condotta della persona indicante la recidività in comportamenti sui generis. Spesso gli atteggiamenti menzionati sono adottati da soggetti che vogliono evitare di essere raggiunti da richieste di risarcimento danni da parte dei titolari dei marchi.

-         la registrazione o acquisizione di vari nomi a dominio, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di marchi identici o simili, appartenenti a terzi. Questo parametro intende evitare il cosiddetto fenomeno del warehousing, consistente nel registrare nomi molto simili ad un marchio registrato, aspettando che i proprietari si facciano vivi per acquistare i domini, che si discostano lievemente da quelli già in loro possesso, al fine di scongiurare l’effetto con fusorio;

-         l’accertamento che il marchio contenuto nel nome di dominio sia o meno un marchio notorio. Più il marchio è conosciuto, infatti, maggiore sarà la tutela ad esso accordata. Questa norma potrebbe, in caso si escludesse la malafede dell’assegnatario, lasciare senza tutela i titolari di marchi che non godono di una particolare rinomanza nel mercato.

 

A differenza dei tradizionali rimedi, analizzati nei paragrafi precedenti, l’Anticybersquatting Act, consente dunque l’esercizio di azioni giudiziarie anche laddove il domain name sia stato soltanto registrato e non presupponga anche la costituzione di un sito.

Altro punto importante della normativa statunitense consiste nel riconoscere natura reale[62] anziché personale all’azione esercitatile dal titolare di un marchio. Ciò significa che l’attore potrà agire direttamente nei confronti del dominio, anziché contro l’assegnatario. Prima di procedere in questo modo occorre tuttavia che il ricorrente, proprietario del marchio, dia prova di non essere stato in grado di rintracciare l’assegnatario del dominio contestato ai fini della notifica del ricorso[63].Questo tipo di azione permette al proprietario di assicurarsi un domain name che sarebbe altrimenti impossibile ottenere con i rimedi tradizionali poiché il registrante potrebbe non riconoscere la giurisdizione delle corti americane.

 

5.3 Risarcimento del danno.

Nonostante la necessità di dimostrare la malafede dell’assegnatario del nome di dominio, piuttosto gravosa, il Cyberspiracy Act[64] dovrebbe essere uno strumento estremamente utile nella lotta ai cybersquatters in quanto consente al proprietario del marchio di chiedere anche la condanna dell’assegnatario del domain names al pagamento dei danni, il cui ammontare non può essere inferiore a 1.000 dollari o maggiore a 100.000. Qualora l’attore dia prova della violazione del presente regolamento, oltre al risarcimento egli può agire per ottenere l’inibitoria, al fine di prevenire ulteriori violazioni, ed il versamento della somma di denaro corrispondente a quanto indebitamente guadagnato dal resistente[65].

La seconda parte della legge antipirateria[66] prende in considerazione casi di utilizzo abusivo di nomi propri di privati cittadini, che vedono registrato il proprio nome come dominio senza aver concesso previa autorizzazione. Per poter agire nei confronti dell’usurpatore, occorre dimostrare il suo intento di trarre profitto vendendo il dominio a scopo di lucro al legittimo titolare o ad un terzo[67].

La norma contempla poi, delle eccezioni[68], in presenza delle quali è esclusa la responsabilità di colui che in buona fede registra un nome a dominio che si identifica in un nome di un’altra persona vivente, o in un nome ad esso sostanzialmente simile.

Per quanto concerne i rimedi contro queste forme di cybersquatting, la norma riconosce al tribunale la possibilità di concedere un risarcimento ingiuntivo, comprendente la cancellazione o l’espropriazione del nome a dominio, oppure il trasferimento dello stesso alla parte danneggiata. Il tribunale, a sua discrezione, può accordare alla parte vittoriosa costi e spese legali.

 

 

6. La normativa italiana: limiti del  Disegno di Legge Passigli.

 

Il cybersquatting è oggi un fenomeno che è combattuto anche al di fuori degli Stati Uniti, molti stati hanno cominciato a predisporre disegni di legge per eliminarlo o almeno per renderlo meno remunerativo. I problemi giuridici che sono stati posti al riguardo attengono, da un lato all’applicazione delle norme già vigenti nell’ordinamento e, dall’altro, alla necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali per il buon funzionamento del sistema. Si tratta di assicurare il rispetto delle norme relative alla tutela del nome e del marchio ed evitare che dall’uso della rete possa derivare un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive comunque meritevoli di protezione.

Nel presente paragrafo analizzeremo le soluzioni adottate a tal proposito dal legislatore italiano.

La ragione per cui in Italia il fenomeno del cybersquatting si è presentato con un certo ritardo rispetto ai paesi anglosassoni è dovuta innanzitutto alla presenza nel nostro paese di norme, contenute nella versione delle Regole di Naming anteriore rispetto alla liberalizzazione dell’assegnazione dei nomi a dominio, le quali non consentivano di registrare un numero indefinito di nomi a dominio, bensì uno solo per ogni detentore di partita IVA.

La speculazione sui domain names è esplosa nel nostro paese a partire dal 15 Gennaio 2000, momento in cui è stata sancita la liberalizzazione delle registrazioni. Come spesso accade dopo un periodo di stretto rigore, la deregulation ha determinato, nel nostro paese, un eccesso di domanda. Il famoso caso di Niki Grauso[69] ha poi contribuito a portare sotto gli occhi di tutti il fenomeno Internet, fino ad allora ignorato dall’ordinamento italiano, scatenando così un forte dibattito economico e politico, culminato in una raccomandazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolta alla Naming Authority, in cui si richiede che:

 

“ …nell’attesa di un intervento organico in materia, per quanto concerne le richieste di registrazione a dominio in Internet sotto il Top Level Domain “.it” di nomi e cognomi di persone fisiche, ritiene opportuno, per il momento limitare al massimo le registrazioni ai casi in cui sia provato il titolo all’uso di quello specifico “nome cognome” da parte del richiedente.”[70]

 

Il Ddl Passigli, e quindi la volontà di intervenire legislativamente in materia di Internet, trae spunto da un clima di polemica che si era creato fra alcuni parlamentari circa la legittimità giuridica della Naming Autority di gestire un settore così delicato come la definizione delle regole per la registrazione dei domini “.it”. L’elemento ispiratore risiede negli obiettivi posti, nella convenzione di Lisbona del 23 e 24 Marzo 2000, dai Governi europei, in particolare, la necessità di varare, entro il 2000, leggi nazionali atte a risolvere le liti relative al commercio elettronico.

La proposta dell’On. Stefano Passigli, annunciata per la prima volta proprio nel vertice di Lisbona, viene approvato dal Governo italiano il 12 Aprile 2000. Il disegno di legge è tuttora all’esame del Parlamento.

Il provvedimento in esame è composto di soli due articoli: il primo definisce alcuni principi generali in materia di utilizzazione e identificazione di nomi di dominio, mentre il secondo ne istituisce l’anagrafe nazionale.

Lo scopo della legge è quello di rendere meglio applicabile alle nuove tecnologie le disposizioni già esistenti, e soprattutto di assicurare un atteggiamento paritario a ciò che avviene on-line e a ciò che avviene off-line, evitando che gli atti compiuti su Internet siano valutati più severamente di quanto accade fuori.

Lo spirito della norma non è tanto quello di adeguare la disciplina sui marchi ai nomi di dominio, ma piuttosto quello di introdurre una limitazione ed un controllo all’assegnazione di nuovi nomi. Nella sostanza il disegno di legge italiano risulta essere molto più severo della normativa statunitense, sono infatti previste sanzioni pesanti, atte a disincentivare ogni forma di speculazione sul web.

Ci auspichiamo che, prima di diventare legge nazionale, il disegno di legge Passigli si epuri di alcuni vizi di fondo.

In primis sono da sottolineare i limiti conseguenti alla mancata subordinazione della responsabilità del registrante alla verifica dell’elemento soggettivo della malafede, a prescindere dunque dall’animus, identificando pressoché un caso di responsabilità oggettiva. L’approccio del legislatore italiano al divieto di utilizzo delle classi di nomi, sopra elencati, si distingue, dunque, dallo spirito della normativa nordamericana in materia di cybersquatting. La norma italiana prevede, infatti, un divieto assoluto, gravato da una presunzione iuris et de iure. Anche colui che registra accidentalmente un dominio corrispondente ad un nome proprio o ad un marchio altrui sarà dunque chiamato a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva[71].

L’art.1 lettera d), che solo in apparenza sembra ricalcare il divieto imposto dalla legge marchi, in particolare gli articoli 16[72] e 18[73], introdurrebbe in realtà una disparità di trattamento. La norma in esame, infatti, subordina il divieto di utilizzo di nomi generici al fine di “trarne profitto, tramite cessione, o per recare un danno”, consentendo pertanto di registrarli in mancanza di un impiego commerciale. L’errore intrinseco consisterebbe nel non considerare che, nella rete, è proprio la genericità del nome ad essere di per se un valore commerciale dato dall’aumento del numero di visitatori del sito che consegue alla facilità di memorizzazione del nome registrato.

Nulla si dice poi a proposito dell’omonimia riconoscendo pertanto l’applicazione del principio first come, first served, escludendo chiunque, seppur legittimato, dall’utilizzare un nome a dominio qualora un omonimo abbia già provveduto alla registrazione.

Altri dubbi permangono anche in merito alle sanzioni previste dal secondo comma dell’art. 1[74]: cancellazione del nome a dominio e risarcimento del danno. Due sono i punti su cui occorre soffermare l’attenzione:

-         il prevedere una soglia minima di risarcimento, individuata in 30.000 euro, somma di non modesta entità, sottrae al giudice la facoltà di quantificare il danno effettivamente cagionato al titolare del nome o del marchio usurpato. Questa disposizione può comportare un ricorso abusivo alla norma con lo scopo di ottenere un profitto economico dato dall’incasso di una somma certa. Il risarcimento assume allora le vesti di una  penale per chi effettua registrazioni di domini vietati dalla legge. Il problema non sussisterebbe se l’applicazione della norma fosse limitata ai casi di malafede, diventa estremamente gravosa, ai limiti dell’ingiustizia nel momento in cui si applica anche a chi opera con fini leciti, come di fatto avviene.

-         Il secondo spunto di riflessione è dato dalla mancata possibilità di trasferire il dominio, oggetto del giudizio, all’avente diritto a seguito di provvedimento del giudice che dispone la cancellazione del dominio stesso dall’Anagrafe dei nomi. Il vincitore per ottenere il nome per il quale ha presentato il ricorso dovrà richiedere una nuova e distinta registrazione. Il non prevedere la riassegnazione immediata costituisce un ennesimo caso di inutile allungamento dei tempi del procedimento. La burocraticizzazione e la conseguente onerosità non potrà che andare a scapito di un agevole utilizzo della rete di Internet. E’ questo un principio opposto rispetto a quello adottato dalla normativa statunitense che prevede appunto il procedimento di riassegnazione automatico del nome.

Il secondo comma si chiude prevedendo che gli atti di compravendita di domini, in violazione del comma 1, sono nulli di diritto. La norma, sanzionando solo i casi di cybersquatting, sembra legittimare gli atti di disposizione di domini registrati correttamente

Il prevedere poi, una competenza così generalizzata ed accentrata in capo all’Anagrafe: essa dispone del potere legislativo sulla creazione delle norme in materia di registrazione, di quello esecutivo sulla registrazione stessa, ed infine di quello giudiziario per la composizione delle controversie; sembra contrastare con il principio di imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione[75].

 

 

7.      Considerazioni finali.

 

L’attualità del problema della regolamentazione del fenomeno dei domain names è ben evidenziato dall’esplosione di interesse riservato alla materia dagli organi della stampa, specializzata e non.

Una prima risposta alla corale richiesta, effettuata a gran voce dagli operatori commerciali che quotidianamente usufruiscono della rete telematica, di definizione e di tutela dei propri interessi economici, non poteva che arrivare da parte dell’ICANN, il nuovo organismo internazionale di gestione del Domain Name System. In poco più di due anni di vita l’ICANN ha svolto una notevole mole di lavoro. Nell’ottobre del 1999 sono state emanate le regole sostanziali per la risoluzione dei conflitti fra nomi di dominio, la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, unitamente alle norme procedurali, Rules for Uniform Domain Dispute Resolution Policy.

Questi precetti hanno decretato la nascita di un sistema di risoluzione delle controversie totalmente “virtuale”, innovativo che ben si adatta alle esigenze emergenti della rete telematica. Grazie ad esso gli utenti possono sottoporre le proprie dispute ad una delle organizzazioni accreditate presso l’ICANN con una facilità senza precedenti: non sono costretti a recarsi personalmente presso uno studio legale, è sufficiente che compilino un apposito modulo, messo a loro disposizione in forma digitale, ed inviarlo. Il nuovo sistema è inoltre molto rapido e ciò serve a contrastare il problema della velocità di trasmissione degli effetti dannosi derivanti dalla commissione di un atto illecito nel cyberspazio, il pregiudizio che ne può derivare, anche solo in poche ore, è immenso.

In base alle disposizioni della Policy, inoltre, avere un marchio registrato non significa affatto avere un potere assoluto sul nome in Internet, significa avere un potenziale diritto che può essere esercitato solo in determinate circostanze. L’ICANN non riconosce dunque la possibilità di effettuare un’equiparazione assoluta fra domain names e marchi.

Una buona prospettiva per il futuro deriva poi, in ambito europeo, dalla Comunicazione effettuata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dell’11 aprile 2000, che dimostra la grande attualità del problema della regolamentazione dei nomi di dominio. Con tale documento la Commissione ha, infatti, voluto dare una chiave di lettura su come l’Europa dovrà interagire con l’ICANN al fine di garantire lo sviluppo di una giurisdizione neutrale in materia di nomi di dominio. Si è inoltre pronunciata sulla necessità del raggiungimento di una armonizzazione dei registri e delle procedure di registrazione dei vari stati europei, attraverso l’adozione delle raccomandazioni del GAC in tema di rapporti fra ICANN e i vari organi nazionali. La Commissione si prefigge, infine, di continuare un colloquio costruttivo con la WIPO e le autorità statunitensi al fine di creare dispositivi internazionali per la soluzione delle controversie.

 Auspicandoci che tali direttive trovino presto attuazione, crediamo che al fine di rendere effettiva l’armonizzazione del sistema, non sia opportuno che i Governi e i Parlamenti dei vari stati si limitino a legiferare in materia di domain names proseguendo sulla strada intrapresa, e finora abbandonata, dal legislatore italiano con il Ddl. Passigli, al solo fine di ribadire le disposizioni sulla tutela dei marchi, già perfettamente operanti. Se davvero i legislatori nazionali intendono considerare Internet come uno strumento idoneo a creare ricchezza e cultura, dovranno pensare seriamente a definire ex novo i diritti che devono essere riconosciuti e il tipo di tutela da accordare.

L’inidoneità delle norme nazionali in materia di marchi a regolare ipotesi di cybersquatting dovrebbe fungere da campanello d’allarme circa la necessità di riconoscere ai nomi di dominio natura e funzioni diverse dagli altri tipi di identificativi utilizzati nel mondo reale. Di fronte ad una nuova realtà, priva di condizionamenti di tempo e di spazio, come il cyberspazio, sono necessarie nuove regole. Il fenomeno deplorevole dell’accaparramento dei nomi subirebbe un colpo drastico se il diritto di proprietà in ordine al dominio venisse riconosciuto al soggetto che lo valuta maggiormente, vale a dire a colui che è in grado di renderlo economicamente produttivo, e se a costui fossero riconosciute azioni atte ad escludere i terzi dall’ingerenza nel proprio diritto.

La ragione per cui, nonostante i punti di contatto fra domain name, intesi come porzione dello spazio virtuale, e beni immobili, porzioni dello spazio reale, la giurisprudenza e il legislatore, ove se ne è occupato, abbiano sempre riconosciuto ai nomi di dominio valore di segno distintivo, in particolare di marchio, deve essere ricondotta ad un atteggiamento diffuso e radicato secondo il quale il compito della dottrina è quello di adeguare al mutare dei rapporti commerciali e delle istanze del mondo reale quello astratto del disposto legislativo. In mancanza di un’auspicabile previsione normativa disciplinante la complessa ed innovativa "Galassia Internet", l’enunciazione circa l’elasticità e la completezza degli ordinamenti giuridici moderni e, in particolare, le invocazioni al principio di interpretazione sistematica ed analogica, previsto nel nostro codice dall’art. 12 preleggi, risultano essere riduttive: ribadiamo che non può infatti sottacersi l’error in procedendo in cui incorre chi pretende di applicare tout court norme emanate con ben definite e conclamate finalità in un ambito che, per struttura e natura, poco o nulla ha a che fare con l’oggetto di tali finalità.

La conseguenza di questo atteggiamento consiste, nei casi in cui il giudice non riconosca nel domain name le finalità del marchio, come nel caso Sabena[76] o nel caso The Blue Note[77], nel mandare assolti casi di illecito sfruttamento di un nome di dominio, o relativi a questioni di giurisdizione, per mancanza di precetti che riconoscano ai nomi di dominio valore in sé e non solo in quanto presentino somiglianze con altri istituti. Il clamore suscitato dal caso Sabena, ora menzionato, discende dal fatto che per la prima volta i giudici hanno rifiutato la prassi dell’equiparazione dei domain names ai segni distintivi. Riteniamo che le conclusioni cui è giunta la Corte dimostrino come la mancanza nell’ordinamento italiano di norme appositamente create per i nomi di dominio, costituisca una lacuna che non può essere colmata mediante un’interpretazione estensiva delle norme disposte in materia di segni distintivi. Nel caso Sabena i giudici per la prima volta hanno infatti riconosciuto, forse in modo un po’ superficiale, che la natura dei segni distintivi, nonostante vicina, non sia in grado di cogliere le particolarità che contraddistinguono i nomi di dominio. Speriamo che il caso serva ad insinuare, almeno il dubbio, nel legislatore.

 Le numerose discussioni e commenti sfavorevoli al caso non risultano giustificabili, soprattutto in un paese come il nostro in cui il giudice è sempre stato considerato un mero applicatore della norma e della volontà ad essa sottesa. Non si può allora rimproverare alla corte di essersi limitata ad applicare l’unico principio fino ad ora formalmente riconosciuto in materia di nomi di dominio, vale a dire quello del first come, first served. Il Tribunale di Firenze ha negato l’applicabilità della normativa sui marchi perché trattasi di un principio non codificato nell’ordinamento italiano.

Il principio di territorialità che regola l’applicazione della normativa sui marchi e sugli altri segni distintivi continua ad essere un problema irrisolto, che genera conflitti cui non si riesce a dare una risposta, a meno che non si scavalchino i limiti di competenza dei vari giudici, a scapito della certezza del diritto. Fatto quest’ultimo ulteriormente aggravato dalla possibilità per il giudice di ricorrere all’applicazione di norme diverse (marchio, ditta, insegna, concorrenza sleale e diritto d’autore), impedendo così di conoscere in anticipo quali possano essere i risultati di una futura controversia che sfoci in giudizio. Continuare sulla strada della creazione di vie alternative alla giurisdizione ordinaria potrebbe portare ad un esito apprezzabile, a condizione che le Corti riconoscano i propri limiti in materia. Un ostacolo che deve ancora essere sormontato riguarda, infatti, la possibilità, riconosciuta dalla Policy dell’ICANN alle parti di una controversia, di adire, prima o dopo che inizi il procedimento amministrativo, una Corte o un Tribunale competente. La procedura in oggetto, non avendo natura giurisdizionale, verrà surclassata dal giudizio ordinario, e l’eventuale decisione presa in questa sede andrà a sostituire quella presa dal collegio arbitrale.

 

 

 

 



[1] Pratica di accaparramento di un gran numero di nomi di dominio al fine di rivenderli ottenendo un profitto dato dalla differenza fra il costo di registrazione, generalmente basso, e il valore di mercato del dominio, generalmente molto più alto.

[2] In  COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., Il mercato delle Regole, Bologna, 1999, il surplus sociale è definito come: “la differenza tra l’ammontare totale speso per la difesa della terra in uno stato a potere diffuso e il costo totale dell’operare di un sistema di diritti di proprietà in una società a potere giudiziario centralizzato, corrispondente al surplus cooperativo del gioco”. Per un approfondimento sulla nascita del sistema proprietario nella stessa opera, Una teoria economica della proprietà, p.79.

[3] Vedi COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., op. cit., p.143.

[4] Questo fatto giustifica la mancanza di un termine alla durata del diritto di marchio, sussistente invece per il brevetto e il diritto d’autore. La durata ideale di questi ultimi si ritiene debba corrispondere al momento in cui il costo sociale, dovuto alla limitazione della disseminazione dell’idea, eguagli il beneficio marginale, dato dall’incentivo alla creazione di nuove idee, garantito dall’esclusività del diritto.

[5] Vedi COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., op. cit., p. 153.

[6] In materia MATTEI U., La proprietà immobiliare, II ed., a cura di CHIANALE A., Torino, 1995.

[7]  Per una migliore comprensione del tema trattato si consiglia la lettura di  COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., op. cit., p.92.

[8] Per costi transattivi si intende i costi di negoziazione, di ricerca e di esecuzione dello scambio.

[9] Un’alternativa a questo teorema è quella proposta da Hobbes il quale individua la funzione dell’ordinamento giuridico nel limitare i danni causati dal fallimento degli accordi privati. In tal modo si raggiunge lo stesso fine proposto da Coase, vale a dire il risparmio dei costi di transazione.

[10] Il preuso è una fattispecie regolata dall’art. 844 2°c. c.c. dove in materia di immissioni si afferma che “l’autorità giudiziaria… può tenere conto della priorità di un determinato uso”.

[11] Per maggiori approfondimenti in tema di beni vedi MATTEI U., op. cit., p.73.

[12] Principio riconosciuto dall’art. 42 della Costituzione italiana.

[13] Diritto riconosciuto al proprietario dall’art. 832 c.c..

[14] Si noti che negli stati in cui è stata adottata la Policy  dell’ICANN, essa si applica anche alle autorità registranti.

[15] Il suffisso è identificativo degli Stati di Niue.

[16] Suffisso di Tuvalu.

[17] Western Samoa.

[18] Ascention Island

[19] St. Helena.

[20] Guatemala.

[21] Trinidad and Tobago.

[22] In particolare dall’art. 4 “Mandatory Administrative Proceeding”.

[23] L’art. 4 lettera a) esamina le controversie che sono devolute al Collegio amministrativo. Esse sono relative a casi in cui un soggetto terzo (complainant) abbia agito nei confronti del registrante, rivolgendosi presso un ente accreditato, lamentando: (i) che il dominio registrato sia identico o simile ad un marchio registrato sul quale il ricorrente vanta dei diritti; (ii) che il soggetto registrante non ha alcun diritto o interesse legittimo relativamente all’utilizzo del dominio in questione;  (iii) che il dominio è stato registrato ed è utilizzato in mala fede.

[24] Adottate dall’ICANN il 24 ottobre 1999 per governare tutti i conflitti relativi all’utilizzo dei domain names.

[25] La durata del procedimento amministrativo è generalmente inferiore a due mesi, termine che innanzi ad un giudice ordinario spesso non è neppure sufficiente per la risoluzione di un procedimento cautelare.

[26] La possibilità riconosciuta al ricorrente di agire nei confronti del registrante, qualora lamenti l’identità o la confondibilità del dominio registrato con il proprio marchio, debba essere ammessa anche nel momento in cui l’assegnatario utilizzi il domain name per una attività diversa da quella per cui il marchio è stato registrato, ad esempio qualora il titolare abbia registrato il dominio con l’unico intento di impedirne la registrazione da parte del terzo. 

[27] Il resistente può tuttavia fornire prova contraria, ponendo nel nulla il ricorso per carenza di uno dei tre requisiti richiesti. Per costui sarà sufficiente segnalare la presenza di una delle situazioni indicate all’art.4 lett. c) per far presumere l’esistenza di un interesse legittimo. Vedi art. 4 lett. b).

[28] Vedi G. ZICCARDI e P. VITELLO in La Tutela Giuridica del Nome di Dominio, Modena, 2000, p. 79.

[29] Vedi L. TURINI, Domini Internet e risoluzione dei conflitti, Milano, 2000, p.144.

[30] Tale acronimo sta per Domain Name Dispute Resolution Policy.

[31] d. Selection of Provider. The complainant shall select the Provider from among those approved by ICANN by submitting the complaint to that Provider. The selected Provider will administer the proceeding except in cases of consolidation as described in Paragraph 4(f).

[32] L’elenco completo dei nominativi è consultabile all’indirizzo http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm .

[33] Il sito di riferimento è www.cpradr.org.

[34] Il sito di riferimento è www.eresolution.ca .

[35] Il sito di riferimento è www.arbforum.com .

[36] il sito di riferimento è www.wipo.org .

[37] Il sito di riferimento è www.arbiter.wipo.org .

[38] I tre punti menzionati devono essere dimostrati tenendo in considerazione i principi stabiliti dall’articolo 4 della Policy dell’ICANN, in particolare dalle lettere b) e c).

[39] Uniche fattispecie previste dall’articolo 4 lett. i) della Policy dell’ICANN.

[40] In base all’articolo 1 delle Rules egli dovrebbe essere quello del paese in cui si trova la sede principale del registrar, se il titolare del dominio l’ha accettata, oppure quello in si trova il domicilio del titolare del dominio, risultante dal database dei nomi di dominio, al momento in cui è stato presentato il ricorso.

[41] " Effect of Court Proceeding. A) In the event  of any legal proceeding initiated prior to or during anadministrative proceeding in respect of a domain name dispute that is the subject of the complaint, the panel shall have discretion to decide whether to suspend or terminate the administrative proceeding,or to proceed to adecision. b) In the event that a party initiates any legal proceeding during the pendency of an administative proceeding in respect of domain name dispute that is the subject of the complaint, it shall promptly notify the Panel and the Provider …".

[42] Vedi MAGNI Sabrina, SPOLIDORO M.S., La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni ed internazionali, in Dir. Inf. e Inform., 1997, p.61.

[43] legge 31 maggio 1995, n. 218 intitolata Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato italiano.

[44]a. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a complainant) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith. In the administrative proceeding, the complaint must prove that each of these elements are present”.

[45] Il caso è Bensusan Restaurant Corp. V. King, 9 settembre 1996, commentato da CERINA P., Contraffazione di marchio sul World Wide Web e questioni di giurisdizione, in Il Dir. Ind. 4/1997, p. 299.

[46] 79 Civ. 3525 (SAS), 1996 Us Dist. Lexis 8455.

[47] Del 27 settembre 1968 in materia di “competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” legge 21.6.1971 n. 804. L’art. 5.3 recita: “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente:…3) in materia di delitti o  quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”.

[48] Vedi 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998). Per il giudizio di primo grado vedi: C.D. Cal, September 19, 1996, i cui atti sono disponibili sul sito www.jmls.edu/cyber/cases/panavis.html . Il caso vede il signor Danis Toeppen in veste di convenuto, il quale ammette di essere un cybersquatter e di avere registrato una serie di nomi di dominio con lo scopo di rivenderli, sottolineando però che, all’epoca della decisione, tale attività non era ritenuta illecita e che in certi casi continua a non esserlo. Non avendo mai utilizzato i nomi a dominio, egli sostiene che una contraffazione non possa essere ravvisata. La Corte ha tuttavia ritenuto che chi registra un domain name fa ugualmente un uso commerciale di un marchio quando la sua attività è finalizzata ad estorcere, al titolare del marchio stesso, il pagamento di una somma di denaro per i diritti relativi alla registrazione del dominio, anche qualora il sito sia stato creato senza un preminente scopo commerciale.Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, integra gli estremi dell’uso commerciale anche colui che cerca di vendere un domain name  al proprietario del marchio, uguale o simile, purché esso venga effettivamente utilizzato all’interno di un sito web: una mera registrazione non è sufficiente a costituire un uso commerciale.

[49] Vedi JOHNSON D. e POST D., Law and the borders. The Rise of law in Cyberspace, in Stanford Law Review, 1996, p. 1367.

[50] Emblematico è il caso McDonald v. Quittern.

[51]  In seguito il fenomeno ha subito un ridimensionamento dovuto all’entrata in vigore di nuove normative che lo ammonivano come comportamento illecito

[52] La legge è stata introdotta nel 1946 e costituisce il Titolo 15 del United State Code. Fino al 1988 la normativa richiedeva che il marchio fosse già in uso al momento della richiesta di registrazione, mentre da quella data per richiedere la registrazione è stata ritenuta sufficiente la dimostrazione della bona fide intentio to use, che deve poi essere dimostrata in concreto entro trentasei mesi dalla data di deposito.

[53] L’Act è entrato in vigore nel gennaio del 1996.

[54] Esempi di quanto si è detto finora sono individuabili  nel caso “microsoft”. A fianco del sito ufficiale della nota software house, “microsoft.com”, erano sorti numerosi altri siti che variavano minimamente dal primo: “mircosoft.com”, “micosoft.com”ecc., facilmente raggiungibili a seguito di un errore di battitura.

Al fine di evitare tali problemi un’altra famosa casa , la Amazon, ha preferito registrare personalmente, per evitare effetti confusori, nomi simili al proprio nome di dominio “amazon.com”.

[55] Il noto motore di ricerca Yahoo, titolare del dominio “yahoo.com”, ad esempio, ha chiesto la chiusura del sito “yahooka.com” perché troppo simile al suo. La Total ha ottenuto invece la cancellazione del dominio “totalfina.com”, registrato da una società americana, perché avrebbe potuto far credere agli utenti che fosse in corso un processo di fusione fra le due compagnie petrolifere, Total e Fina, causando un danno all’immagine di entrambe.

[56] Sintetizzata nell’acronimo SB1948.

[57] Per affievolimento s’intende una diminuzione delle capacità attrattive del marchio.

[58] La norma fa riferimento in particolare, alla sezione 706 del paragrafo 18 U.S.C. e la sezione 220506 del paragrafo 36 sempre dello U.S.C., relativi alla tutela del simbolo olimpico e della croce rossa.

[59] Vedi art. 43 parte 1(B)

[60] Questo punto fa riferimento alla possibilità che alcuni marchi, cosiddetti deboli, possono coesistere all’interno di un mercato se usati in relazione a beni o servizi diversi, che non interagiscono fra loro.

[61] Si riconosce pertanto agli individui il diritto di essere identificati con il proprio nome o soprannome, indipendentemente dall’utilizzo di questo per l’esercizio di una attività economica.

[62]Peculiarità dell’actio in rem è che essa non si rivolge ad una persona determinata, coma accade invece per l’actio in personam, bensì direttamente nei confronti dell’oggetto dell’azione, nel caso in esame, contro il dominio

[63] Si ritiene che il ricorrente si sia comportato diligentemente qualora abbia provveduto a notificare il ricorso agli indirizzi depositati dal convenuto presso l’autorità di registrazione e che abbia assolto le forme di pubblicità indicategli dal giudice.

[64] Altro modo per individuare l’Anticybersquatting Consumer Protection Act.

[65] Un emblematico esempio di trasferimento di un nome di dominio al proprietario del marchio, a seguito della verifica della malafede dell’assegnatario, è dato dal caso Sporty’s Farm v. Sportsman’s Market Inc. Esso è stato deciso nel periodo di adozione dell’Anticybersquatting Act, pertanto la Corte ha applicato sia la nuova disciplina, sia quella precedentemente in vigore.

[66] Più precisamente la lettera b) intitolata “Tutela contro la cyberpitrateria per i privati”.

[67] Vedi art.43(b)(1)(A).

[68]Previste dall’art. 43 paragrafo B): a)il nome viene utilizzato nei casi previsti dal paragrafo 17 U.S.C.[68]; b)il soggetto registrante è titolare del copyright o della licenza d’opera; c)intende vendere il dominio in congiunzione con un legittimo uso dell’opera, e la registrazione non è vietata dal contratto concluso fra registrante e il titolare del nome. 

[69] Il noto imprenditore sardo fra il dicembre 1999 e il gennaio 2000registrò circa 500.000 domini nel pieno rispetto delle norme allora vigenti. Il caso ha suscitato molto scalpore per il fatto che, fra i nomi registrati, comparivano numerosi marchi noti e nomi di personaggi famosi. Sono stati principalmente questi ultimi, in particolare personaggi politici coinvolti a stimolare una discussione che altrimenti difficilmente sarebbe sorta.

[70] Il testo della raccomandazione è disponibile sul sito www.nic.it/RA/documenti/nomi.jpg .

[71] Fatta eccezione per il caso previsto dalla lettera d) dove si richiede espressamente l’intento di trarre profitto o di recare danno.

 

[72] L’articolo in esame fa riferimento ai requisiti di originalità e novità richiesti dalla legge.

[73] L’articolo fa riferimento alla capacità distintiva 

[74] “ Fermo restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i nomi e i segni distintivi di cui al comma 1, anche con riferimento ai dati personali, l’utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi predetti costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell’ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che accerta l’illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall’Anagrafe di cui all’art.2, ove non già disposta dall’Anagrafe medesima. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.”.

[75] La norma recita: “(1)I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.(2) Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. (3) Agi mpieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. 

[76] Ordinanza del Tribunale di Firenze del 29 Giugno 2000. Essa ha sovvertito le soluzioni giurisprudenziali tradizionali che, in maniera pressoché costante, avevano riconosciuto l’applicabilità ai nomi di dominio della disciplina in tema di marchi e di segni distintivi. Nel caso “Sabena” la Corte ha invece ritenuto che il domain name sia un’entità non tutelabile e giuridicamente irrilevante, alla luce delle summenzionate norme, proprio perché la corrispondenza “marchio-segni distintivi” è un principio non menzionato nel nostro ordinamento. I fatti: Il 26 gennaio scorso, Alessio Castellani, titolare dell’Agenzia di pratiche amministrative A&A di Calenzano (Firenze), registra il dominio Internet http://www.sabena.it. Il sito tuttavia non viene mai utilizzato: ancora oggi digitando l’indirizzo compare una pagina vuota. Quando la nota compagnia aerea belga Sabena, già proprietaria del sito www.sabena.com in cui pubblicizza la sua attività, decide di attivare il sito italiano per pubblicizzare e commercializzare i suoi servizi anche in Italia, si vede rifiutare la richiesta perché il dominio è già assegnato. Sostenendo di essere titolare del marchio internazionale “Sabena”, registrato l’8 ottobre 1993 e valido anche per l’Italia, la Sabena chiede, al tribunale di Firenze, un provvedimento cautelare d’urgenza che vieti a Castellani l’utilizzo in qualsiasi forma, Internet compresa, del marchio “Sabena”. Il 29 giugno 2000 il tribunale di Firenze, a firma del Giudice Roberto Monteverde, emette un’ordinanza con cui respinge il provvedimento cautelare della Sabena e lascia Castellani libero di utilizzare il dominio www.sabena.it fino a quando non sarà emessa una sentenza definitiva. Nella motivazione la Corte adduce, a suffragio della propria decisione, la non riconducibilità del nome di dominio ad un segno distintivo. Il nome di dominio altro non sarebbe che un indirizzo o, meglio, l’espressione in caratteri alfanumerici dell’IP Number, cioè il numero che identifica un qualsiasi computer connesso alla rete[76]. Nel rigettare il ricorso della Sabena, il giudice ha fatto inoltre valere il principio della Registration Authority Italiana del "first come, first served" (chi prima arriva, registra per primo). Secondo questa regola, il nome di dominio può essere registrato da un unico soggetto che ne diventa possessore esclusivo e viene assegnato in base alla priorità cronologica della richiesta.

[77] Vedi p. 14.