Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera: fra regole e contratto

 

Marco Ricolfi

 

1. Qualche anno fa un chimico illustre scriveva che in Italia il problema della brevettazione dei risultati della ricerca universitaria "apparentemente non esiste; non ci sono idee ufficiali in proposito, non ci sono norme, approfondimenti o studi" (1).

La valutazione era ottimistica.

Il problema, ovviamente, esiste (e su questo certo il prof. Jommi concordava). Esso è anche affrontato e risolto, dalle norme di settore, dalle ricostruzioni dottrinali e dal concreto comportamento degli operatori, in un modo ben preciso che, purtroppo, è però sicuramente opposto a quanto sarebbe auspicabile sia dal punto di vista dell'efficienza allocativa sia da quello dell'equità.

Eppure, abbiamo davanti agli occhi le esperienze di Stati membri della Comunità, come la Germania (e la Svezia), da un lato; e la Gran Bretagna, dall'altro, che ci mostrano con grande chiarezza quali sono le soluzioni estreme possibili; e quali sono i pregi e difetti di ciascuna. La soluzione italiana mostra di volere deliberatamente voltare le spalle ai due modelli polari, che ci vengono presentati da questi Stati, per battere una terza strada, deliberatamente ambigua. Mi propongo di illustrare i caratteri di questa "via italiana" alla brevettazione dei risultati della ricerca universitaria per poi esaminare che cosa si possa fare, nell'immediato e senza attendere grandi disegni di innovazione istituzionale, per uscire dall'infelice situazione che ci caratterizza.

 

2. Prima di entrare nel cuore dell'argomento desidero però fare due precisazioni.

Il problema dell'attribuzione del titolo sul risultato creativo di ricerche svolte in contesto universitario si pone in termini diversi nelle discipline scientifiche rispetto a quelle umanistiche.

Questa differenza non è conseguenza di una qualche divergenza fra le regole di attribuzione della titolarità dei diritti patrimoniali del diritto d'autore, cui normalmente sono riconducibili i risultati dei ricercatori in campo umanistico, e quelle del diritto dei brevetti per invenzione, alla stregua del quale può essere conseguita la tutela dei risultati delle ricerche delle discipline scientifiche. In entrambi i casi titolo per l'acquisto del diritto su di una qualsiasi creazione intellettuale può essere alternativamente l'apporto creativo del singolo o l'apporto di risorse finanziarie ed organizzative dell'istituzione.

Ora, la ragione della differenza non sta in qualche privilegio dei ricercatori umanisti rispetto ai loro confratelli scientifici ma nel diverso oggetto delle due protezioni. Il diritto d'autore, infatti, in linea di principio tutela non il contenuto ma la modalità di espressione, la forma individuale in cui si estrinseca l'opera dell'ingegno. Quindi, anche in una ricerca "umanistica" che preveda un rilevante contributo organizzativo e finanziario dell'istituzione - ad es. per accedere a certe fonti, per consentirne la classificazione e l'elaborazione secondo tecniche più o meno sofisticate e così via -, questo apporto di regola attiene al piano, irrilevante ai fini della tutela, del contenuto e non a quello delle sue concrete modalità di espressione. Queste ultime sono invece riferibili al singolo od al gruppo di autori: ed è per questa ragione che la tutela del diritto d'autore tendenzialmente fa capo a costoro e non all'istituzione (2).

La brevettazione, viceversa, si pone sul piano del contenuto. Essa concerne la soluzione di un certo problema tecnico. Quale che sia il contributo dei singoli nella fase che va dalla formulazione delle ipotesi, alla metodologia del progetto, alla formulazione dei risultati, è difficile negare che i risultati conseguiti derivino uno specifico plusvalore dal contesto organizzativo e finanziario apprestato dall'istituzione nella quale i singoli sono inseriti.

Il titolo di acquisto sulla creazione resta dunque lo stesso ed è costituito dalla rilevanza del contributo apportato dai protagonisti (singoli od istituzione) nella creazione del bene che è specificamente oggetto della tutela. Tant'è che, nelle particolari ipotesi nelle quali il contributo finanziario ed organizzativo dell'istituzione finisce per incidere direttamente sulle caratteristiche tutelabili dell'opera, anche il diritto d'autore prevede regole che attribuiscono la titolarità dei diritti patrimoniali in capo all'istituzione e non ai singoli, come avviene nel caso dell'opera cinematografica (art. 45 l.a.) e del software (art. 12-bis l.a.).

Le regole di attribuzione delle quali si è fin qui parlato concernono però - ed è qui la seconda precisazione - solo i diritti patrimoniali sull'opera. Quale che sia la regola di appartenenza prescelta, resta che il diritto morale, al riconoscimento della qualità di autore dell'opera, continua a fare capo, almeno fino ad oggi (3), ai singoli (artt. 7; 23; 35, comma 2°; 36, comma 2°; 38, comma 3° e 39 l.i.; art. 44 l.a.; e nella materia che qui specificamente interessa v. l'inciso finale del comma 1° dell'art. 34 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3).

3. Quali sono dunque i caratteri della "soluzione italiana" alla questione dell'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria?

Questi caratteri divengono apparenti quando si confronti il nostro assetto con i due modelli polari offerti dall'esperienza tedesca e britannica (4).

In Germania i diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite nel corso della ricerca universitaria in linea di principio appartengono agli stessi ricercatori; l'istituzione universitaria partecipa però ai redditi generati dallo sfruttamento su scala industriale dell'invenzione. In Gran Bretagna vale la regola diametralmente opposta: in linea di principio i diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite nel corso della ricerca universitaria appartengono all'Università, ma i ricercatori partecipano ai relativi redditi.

Non sfuggirà che le due soluzioni, per quanto opposte, hanno molti punti in comune.

Esse sono entrambe "monistiche": come punto di partenza prendono uno ed un solo principio generale, sancendo l'appartenenza dell'invenzione brevettabile od all'istituzione (Gran Bretagna) od ai singoli (Germania).

Entrambe coniugano poi l'obiettivo di fornire un'incentivo allo sforzo inventivo dei singoli con quello di riconoscere al contempo una remunerazione per il contributo, organizzativo e finanziario, fornito dall'istituzione. Sotto questo profilo poco importa che i punti di partenza siano diversi. Come il ricercatore tedesco trova nell'attribuzione della titolarità del brevetto il suo incentivo alla creazione, così quello britannico ritrae uno stimolo in definitiva corrispondente dalla partecipazione ai redditi che l'istituzione nell'ambito della quale egli opera consegue nello sfruttamento della "sua" invenzione. E nell'uno come nell'altro caso l'istituzione può preventivare un flusso di redditi non trascurabile. In questa prospettiva, la regola dell'attribuzione iniziale della titolarità può rappresentare un omaggio al prestigio numinoso del mitico Ordinarius delle università tedesche, che può apparire superfluo in un paese, come la Gran Bretagna, nella quale è diffusa l'opinione che l'intelligenza sia tutto sommato un handicap; dal punto di vista degli incentivi economici effettivi la differenza risulta però in definitiva di secondaria importanza, in quanto corretta dal principio della compartecipazione allo sfruttamento economico successivo.

Ma il punto di contatto più importante fra le due soluzioni è un altro. Esso attiene al piano non della creazione dell'innovazione ma a quello della sua circolazione, della sua diffusione nel tessuto produttivo in epoca successiva alla brevettazione. Il principio di compartecipazione, su cui ci si è appena soffermati, vale ad allontanare il pericolo che l'invenzione conseguita sia poi tenuta nel cassetto, se solo essa ha qualche prospettiva di trovare positive applicazioni commerciali. L'istituzione non può semplicemente acquisire la titolarità del brevetto per poi accantonarlo: deve rendere conto ai ricercatori ed alle legittime aspettative reddituali di questi; essa può, d'altro canto, contare sullo spirito di iniziativa di questi ultimi nel reperire operatori interessati all'applicazione su scala industriale dell'innovazione. E il reciproco vale quando siano i ricercatori ad avere brevettato, come avviene in Germania. Gli uni e gli altri protagonisti sono interessati ad uno ed ad uno stesso obiettivo: monetizzare l'invenzione. C'è da aspettarsi che collaborino.

 

4. L'Italia, si sa, è il paese delle terze vie. Quindi, comprensibilmente, disponiamo di un sistema meno lineare di quello tedesco o britannico (5).

Eccone i capisaldi.

(i) Le regole di appartenenza dei diritti patrimoniali sulle invenzioni brevettabili non sono unitarie ma variano a seconda che ci si trovi di fronte a ricerca istituzionale (o "libera") o ricerca svolta per incarico di un committente esterno (o "vincolata").

(ii) ci si troverebbe di fronte al primo tipo di ricerca, libera, quando essa sia svolta nel corso della normale vita accademica o anche quando essa abbia luogo nell'ambito di uno di quei progetti di ricerca che una volta erano conosciuti come progetti al 40% ("di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza") o al 60% ("altri"). Questi progetti erano previsti dall'art. 65 della legge di riforma universitaria, la n. 382 del 1980, che però è stato abrogato dal comma 119° (sic!) dell'art. 17 della legge c.d. Bassanini del 15 maggio 1997. Se ben capisco, essi dovrebbero essere ora rimpiazzati dai progetti disciplinati dal d.m. 23 aprile 1997: ma l'innovazione normativa non dovrebbe toccare i profili brevettuali.

(iii) ci si troverebbe di fronte al secondo tipo di ricerca, vincolata, nei casi, previsti dall'art. 66 della l. n. 382 del 1980, nei quali l'attività di ricerca sia svolta in forza di contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi stipulati dai dipartimenti, dagli istituti o dalle cliniche universitarie con committenti pubblici e privati.

Ora, è ben vero che l'art. 34 del d.p.r. n. 3 del 1957 ("Statuto degli impegati civili dello Stato") detta regole particolari, assai simili (6) a quelle previste dagli artt. 23-24, l.i., per le invenzioni dei dipendenti. Tuttavia queste disposizioni sarebbero inapplicabili nel caso della ricerca c.d. "libera": ciò non perché manchi una relazione causale tra l'attività del pubblico dipendente universitario e l'invenzione realizzata o un'inerenza dell'attività di ricerca alle funzioni proprie e specifiche del ricercatore, ma perché l'attività di ricerca svolta nell'ambito di cui al punto (ii) sarebbe svolta quanto alle modalità secondo il modello dell'autogoverno ovvero "nel modo autogestito che è proprio della comunità scientifica universitaria" e quanto alle finalità in vista dell'obiettivo generale dello sviluppo della scienza "al quale è estraneo il problema dell'appartenenza dell'eventuale risultato inventivo" (7). Nel caso della ricerca libera i risultati sarebbero quindi imputabili unicamente ai ricercatori (secondo, tenderei a credere, le previsioni - di non facile applicazione - relative alle invenzioni in comunione: art. 20 l.i.).

Le previsioni dell'art. 34 del d.p.r. n. 3 del 1957 assumerebbero invece rilievo con riferimento all'altro tipo di ricerca, quella vincolata. Rispetto a questa varrebbe i tre principi secondo cui (1) i diritti patrimoniali relativi ad invenzioni fatte in esecuzione del rapporto di impiego appartengono allo Stato - che, peraltro, non saprei bene se identificare nel Ministero pagatore dello stipendio dei ricercatori o nell'Università cui il ricercatore afferisce (comma 1° dell'art. 34); (2) quando, come avviene in tutte le situazioni nelle quali la remunerazione del ricercatore è determinata su parametri tabellari, l'attività di ricerca non sia fatta oggetto di apposita - ed adeguata - retribuzione, spetta all'inventore un "equo compenso", da stabilirsi con decreto ministeriale (commi 2° e 6 dell'art. 34); (3) quando invece l'invenzione non abbia una relazione causale - ma solo occasionale o "estemporanea" - con l'attività dovuta dal ricercatore, l'amministrazione avrebbe un diritto di opzione (8), sempre che l'invenzione "rientri nel campo di attività dell'amministrazione", da esercitarsi entro tre mesi "dalla ricevuta comunicazione del conseguito brevetto" (commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 34).

 

5. Non è il caso di fermarsi sui falsi problemi che si possono intravedere nell'applicazione della disciplina che ho appena delineato.

Così si è temuto (9) che il ricercatore che avesse conseguito un'invenzione "estemporanea" (nell'accezione di cui al punto 3 del precedente paragrafo) dovesse rivelarne prematuramente il contenuto chiedendo al proprio Consiglio di amministrazione di pronunciarsi sull'esercizio o meno dell'opzione di legge e, per ciò stesso, distruggerne la novità che pure è requisito per la brevettazione. Il timore è fuori luogo: oggetto dell'opzione è il brevetto, non l'invenzione e la comunicazione si colloca, quindi, in data sicuramente successiva al deposito della domanda di protezione.

Non è del resto proprio il caso aggiungere problemi esegetici immaginari ad un assetto che già appare del tutto irrazionale.

Esso appare istituire un sistema dualistico: prevedendo che la titolarità dei diritti patrimoniali spetti ai ricercatori quanto alla ricerca libera, all'Università per la ricerca vincolata. Ma la prospettiva è incompleta: nel caso della ricerca vincolata, per principio generale e salvo diversa pattuizione contrattuale, il risultato della ricerca - e quindi anche l'eventuale invenzione brevettabile - spetta al committente (10).

L'assetto che ne risulta è quindi solo apparentemente dualistico ma effettivamente monistico: i diritti patrimoniali spetterebbero sempre ai privati, siano essi i ricercatori nella ricerca libera o i committenti nella ricerca vincolata; e mai all'Università, salvo, si intende, il caso del patto contrario. Questa poi sarebbe paradossalmente gravata dall'obbligo di corrispondere, nel caso di ricerca vincolata, un equo premio al ricercatore (od ai ricercatori) in ragione di un beneficio conseguito non dall'Università stessa ma dal suo committente.

Si può poi escludere che la ricerca "libera" non possa essere talora meno libera di quanto appaia e possa invece essere guidata dalla "mano invisibile" delle industrie private interessate più che dall'"obiettivo generale dello sviluppo della scienza"? Non so se questo accada; e se accada di frequente. Ma se un fenomeno di questo tipo avesse luogo, nessuno potrebbe impedire ai singoli ricercatori, legittimamente titolari come singoli od in equipe dei diritti anche patrimoniali sull'invenzione, di disporne come meglio credono a vantaggio del migliore offerente.

Se così è, la "via italiana" alla brevettazione delle invenzioni universitarie assume contorni assai familari. Essa si inserisce assai bene in una nostra antica tradizione, poco declamata ma molto praticata, che è quella di socializzare i costi di un'operazione e di privatizzarne i benefici.

Per quale motivo allora le analisi del fenomeno sono condotte sul registro di basso continuo della lamentazione per l'ambiguità delle nostre regole e dell'inefficienza del sistema anziché sulle note forti ed alte della protesta contro un assetto che di regola spoglia l'amministrazione di qualsiasi prerogativa e lascia ai singoli più intraprendenti il controllo della situazione?

Perché al fondo vi è una constatazione molto semplice. Nessuna Università - e tanto meno l'amministrazione ministeriale - è attrezzata ad istruire il deposito di una domanda di brevetto e tantomeno intenzionata a sborsare le somme, neppur esigue, necessarie per pagare i costi di un deposito brevettuale e delle relative estensioni all'estero. Nessuna delle nostre Università dispone, temo, di quei liaison offices che sono indispensabili per programmare e realizzare lo sfruttamento tecnologico dell'invenzione. Anche in questo caso l'inefficienza pubblica è l'alibi più credibile e convincente per legittimare l'iniziativa privata (dei ricercatori e delle industrie interessate), anche in coloro che percepiscono come tale inizitiva possa talora apparire (quanto meno) "disinvolta".

 

6. Che fare?

Un altro alibi sarebbe quello di proporre modifiche alla legislazione brevettuale. Questo tipo di proposte gioverebbe alla coscienza dei proponenti, ma sarebbe destinato a restare nel libro dei sogni. Il diritto brevettuale si muove solo più nei tempi e nei modi imposti dalla normativa sovranazionale, comunitaria prima ed ora anche dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ma né nei lavori comunitari né nelle previsioni dei c.d. TRIPS vi è traccia di innovazioni sotto il profilo che qui interessa (12).

Eppure la situazione attuale appare insostenibile per almeno due ragioni, che, manco a farlo apposta, trovano le proprie radici nel fenomeno - di cui si parla troppo e troppo spesso a sproposito - della globalizzazione economica. Questo fenomeno in primo luogo impone, come ha ricordato di recente il prof. Gallino, di ottimizzare l'impiego delle risorse economiche nel campo della ricerca. La medesima globalizzazione d'altro canto riduce anche gli spazi disponibili per gli istituti tradizionali del Welfare State e, quindi, anche per i trasferimenti di risorse dal centro alle singole sedi universitarie, imponendo così alle singole Università di ricercare altre fonti - non ultime le royalties brevettuali - con cui alimentare i loro bilanci destinati alla contrazione.

Perché non pensare allora di affrontare il problema, piuttosto che con regole legislative diverse, con nuove libertà e con nuove autonomie?

Perché non pensare, molto semplicemente, di considerare la disciplina dell'appartenenza dei risultati della ricerca universitaria come materia che possa essere oggetto di contratto fra la singola Università ed i suoi ricercatori?

Perché non pensare che questa libertà contrattuale possa essere uno degli aspetti nei quali si articola la concorrenza fra sedi universitarie diverse? Se non si possono variare fra una sede e l'altra i parametri tabellari della retribuzione, perché non pensare che una sede possa fare buon uso della propria autonomia e rendersi più appetibile ai ricercatori più preparati -e, quindi, agli studenti (13) - offrendo loro, alla luce del sole, regole vantaggiose? L'esperienza britannica e tedesca mostrano che sotto questo profilo è importante non tanto il punto di partenza, le regole cioè relative all'acquisto dei diritti patrimoniali sulle invenzioni conseguite nel corso della ricerca universitaria, quanto le regole relative al percorso successivo ed ai suoi risultati economici. In questa prospettiva fondamentale sarebbe la possibilità di accedere - non solo sulla carta, ma nella realtà - a strutture amministrative attrezzate per i depositi brevettuali prima e per lo sfruttamento economico congiunto dei risultati della ricerca dopo.

Certo, per questi fini non basta il contratto ma occorrono strutture e risorse e, quindi, l'esercizio concreto dell'autonomia universitaria (14). Questo sforzo è stato compiuto con successo in alcuni paesi sudamericani (15): perché non dovremmo essere all'altezza solo noi?

Un buon modello di contratto, da variarsi poi a seconda delle occasioni, potrebbe trattare soddisfacentemente tutti quegli altri aspetti, delicatissimi, che le regole di origine legale non consentono di risolvere una volta per tutte. Potrebbe essere disciplinato il caso in cui alla ricerca partecipino più sedi universitarie; quello in cui siano più i committenti privati; quando nasce l'obbligo di comunicazione del ricercatore e con quali procedure di confidenzialità esso deve essere trattato dall'amministrazione; quali rimedi abbia il singolo quando l'istituzione non procede allo sfruttamento (c.d. march-in right) e così via.

E' facile vedere che, seguendo un modello di questo tipo, sarebbero preservati - ed anzi incrementati - gli incentivi ai ricercatori come categoria (anche se qualcuno di essi potrebbe perdere la "libertà di manovra" consentitagli oggi dalla latitanza dell'istituzione). La compartecipazione di singoli ed istituzione varrebbe, come si è visto, ad agevolare la diffusione dell'innovazione una volta conseguita. Rispetto alla situazione attuale i proventi dell'Università, che oggi parrebbero pressoché assenti, non potrebbero che incrementarsi.

Per ottenere tutto questo basta uno ed un solo comma ad un'ipotetica Bassanini-bis, che stabilisca che, anche in deroga alle previsioni della l.i. e della l. n. 3 del 1957 la materia è demandata all'autonomia universitaria (e, per mantenermi fedele al titolo del convegno, ospedaliera).

Qualcuno potrebbe osservare che, dopo essermi riferito ai modelli tedesco e britannico per cogliere i difetti di quello italiano, mostro poi di non volere seguire fedelmente né l'uno né l'altro. L'osservazione sarebbe esatta: il piccolo comma che auspico avrebbe una sola funzione: quella di darci accesso ad un altro modello ancora, che poi è, però, quello nordamericano della competizione regolatoria (in questo caso fra Università). Scusate se è poco.

 

 

 

 

 

(1) G. JOMMI, Brevettazione dei risultati dei laboratori universitari, in Atti del Convegno "Problemi attuali di brevettazione del farmaco", Milano, Fondazione C. Erba, 1986, 27 ss., a 27.

(2) Per questa ragione l'art. 11 l.a. costituisce norma fuori sistema, che ha trovato applicazioni abbastanza scarse ed esitanti nella giurisprudenza.

(3) Ma anche il diritto morale dei singoli sembra avere oggi caratteri recessivi, se è vero che non si dà quasi mai il caso di vedere nelle videate iniziali dei programmi per elaboratore il nome delle persone fisiche che li hanno scritti e non constano reazioni giudiziarie a questa prassi. Sul deperimento del ruolo delle persone fisiche come autori di alcune tipologie di creazioni v. M. FRANZOSI-G- DE SANTIS, L'opera dell'ingegno e l'invenzione si avvicinano: diritti morali e nuove tecnologie, in Riv. dir. ind., 1994, I, 518 ss.

(4) Oltre a G. JOMMI, op. cit., 29 ss. si vedano W.R. CORNISH, Rights in University Innovations: The Herchel Smith Lecture for 1991, in EIPR, 1992, 13 ss. e S. CRESPI, Intellectual Property and the Academic Community, ivi, 1997, 6 ss. In particolare sull'esperienza britannica si vedano K. HARVEY, Capturing Intellectual Property Rights for the UK: A Critique of University Politics, in (a cura di A. Webster e K. Packer), Innovation and the Intellectual Property System, Kluwer Law, London, The Hague, Boston, 1996, 79 ss. e M.R. SHEEN, Managing IPR in an Academic Environment: Capacities and Limitations of Exploitation, ivi, 125 ss., specie a 134 s.

(5) Un'esposizione recente della situazione normativa italiana è offerta da G. FLORIDIA, Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili, in Il diritto industriale, 1996, 447 ss.

(6) Ma non identiche, secondo la lettura propostane da G. FLORIDIA, op. cit., 450 ss.

(7) G. FLORIDIA, op. cit., 450 (e 449).

(8) Impropriamente qualificato, qui come nell'art. 24 l.i., come "prelazione": ma la facoltà è esercitabile indipendentemente dalla volontà del dipendente di disporre dell'invenzione a favore di terzi.

(9) G. JOMMI, op. cit., 32.

(10) Per una dimostazione dell'assunto P. AUTERI, Le commesse di ricerca, sviluppo e produzione, in (a cura di G. ALPA e V. ZENO ZENCOVICH), I contratti dell'informatica, Milano, 1987, 259 ss.

(12) Anzi, l'innovazione comunitaria ha avuto un impatto negativo sul nodo università-ricerca, rendendo più difficile la comunicazione intraunivesitaria di informazioni scientifiche coll'eliminare il caso di divulgazione non opponibile a questo fine previsto dalla legislazione anteriore alla riforma del 1979. Le implicazioni negative di questo impatto sono giustamente sdrammatizzate da S. CRESPI, op. cit., 7 s.

(13) L'impostazione teorica più brillante sui meriti della concorrenza fra sedi universitarie che io abbia incontrato nella letteratura italiana è in M. SANTAMBROGIO, Chi ha paura del numero chiuso?, Bari, 1997, 139 ss.

(14) Per uno spunto in questa direzione v. l'art. 25 dello Statuto dell'Università di Torino, che prevede l'istituzione di un'azienda universitaria cui potrebbero essere affidati i compiti gestionali corrispondenti. Vi è da aggiungere, tuttavia, che l'esperienza britannica parrebbe suggerire l'istituzione di una società ad hoc, controllata dall'Università, nel caso in cui la presenza di redditi generati dallo sfruttamento commerciale dei brevetti comportasse la perdita dei vantaggi fiscali di cui beneficia l'azienda universitaria (v. M.R. SHEEN, op. cit., 127 s.).

(15) W.R. CORNISH, op. cit., 13. Sulla performance degli industry liaison offices v. le osservazioni di M.R. SHEEN, op. cit.

 

 

MARCO RICOLFI