1/97C (caso simulato)

CAIA C. TIZIO, S.r.l. ENCORE e R.A.I.N.C. – CNR

 

 

TRIBUNALE SIMULATO di DIRITTO INDUSTRIALE
Dell’Università di
TORINO
 
Il Magistrato designato
 
 

1) In fatto

  1.A) La ricorrente Caia ha registrato il 30 settembre 1996 presso l’Ufficio competente il marchio FILCORI (che costituirebbe, secondo le sue affermazioni, l’acronimo di fantasia di Indumenti del CORo della FILarmonica Orchestra), che usa concretamente per commercializzare, tramite l’impresa individuale omonima, prodotti di abbigliamento per il settore teatrale.

Risulta dagli atti che tre mesi prima – il 30 giugno 1996 – Tizio aveva già aperto un sito Internet con il seguente domain name: http://www/FILCORI.COM, utilizzato ancora oggi per presentare una attività industriale di brokeraggio finanziario denominata RIcerca su FInanza Lavoro e COmmercio (donde l’acronimo FILCORI).

Non vi è prova, allo stato degli atti, che Caia abbia agito nella consapevolezza del comportamento di Tizio, e viceversa.

La coincidenza denominativa fra marchio d’impresa FILCORI, registrato e utilizzato da Caia, e domain name FILCORI, richiesto e utilizzato da Tizio, allo stato, deve considerarsi casuale, come del resto sembrano ammettere entrambe le parti.

 

1.B) le vicende successive si presentano, però, con minori connotazioni di casualità.

Subito dopo la registrazione, Caia ha usato il suo marchio FILCORI mediante una massiccia campagna pubblicitaria con messaggi su riviste, quotidiani e cartelloni stradali, oltre che in reti radio-TV a diffusione nazionale.

Tizio, dopo aver costituito la S.r.l. ENCORE, avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti nello stesso settore merceologico di Caia (abbigliamento da scena e da ballo teatrale) e dopo aver registrato in data 31 ottobre 1996 un mese dopo la registrazione di Caia) il marchio ENCORE per contraddistinguere tali prodotti, ha cominciato ad offrire in vendita i suoi prodotti marchiati ENCORE attraverso il sito Internet http://WWW/FILCORI.COM.

  1.C) La ricorrente Caia ha richiesto un provvedimento cautelare (ex art. 63 Legge Marchi e 700 c.p.c.) di inibitoria a Tizio dell’uso del "segno FILCORI" quale parte del domain name di Internet (R.A.I.N.I.C., presso il CNR) di "predisporre le misure all’uopo occorrenti" (evidentemente finalizzato al cambiamento coattivo del domain name), ed in particolare l’inserimento della emananda ordinanza cautelare nel "link dell’eventuale nuovo sito".

Le parti resistenti costituite (Tizio e S.r.l. ENCORE) hanno chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso né si è costituito per l’Ufficio R.A.I.N.I.C. del CNR.

  2) In diritto

 

2.A) alla luce dei fatti sommariamente accertati, si deve escludere che il caso in esame sia inquadrabile nel fenomeno di domain grabbing, consistente nella registrazione di un domain name corrispondente ad altrui segni distintivi affermati e conosciuti (fenomeno largamente diffuso negli Stati Uniti nel periodo iniziale di attivazione della rete Internet: cfr., per es., i casi clamorosi mcdonalds.com, kaplan.com, mtv.com, knwledgenet.com), per il semplice motivo che la creazione del sito Filcori.com. di Tizio è sicuramente anteriore all’uso e alla registrazione dell’altrui marchio FILCORI.

Il fatto storico può essere dunque qualificato come una coesistenza, inizialmente casuale, di uguali denominazioni per distinguere fenomeni diversi: marchio d’impresa per prodotti commerciali, l’una; domain name di Internet, l’altra.

È importante, nel caso in esame, mettere a fuoco i fatti immediatamente successivi alla data 31 ottobre 1996.

 

2.B) dal 31 ottobre 1996 in poi, Tizio, legittimo titolare di un domain name avente quella specifica denominazione (intangibile, anche dopo la registrazione del marchio ad opera di Caia) e legittimo utilizzatore di un corrispondente marchio di fatto occasionalmente coincidente con il suo domain name (altrettanto intangibile in ossequio alla eccezionale disciplina sul preuso ex artt. 2571 c.c. e 9 L.M.), ha cominciato ad utilizzare tale denominazione o segno – l’indirizzo "FILCORI" – per "indirizzare", appunto, un settore particolare di pubblico (i c.d. cybernauti o internauti) verso prodotti concorrenziali, uguali o analoghi rispetto a quelli di Caia.

In verità non vi è prova che Tizio abbia utilizzato il segno FILCORI specificatamente come marchio (di fatto) per i suoi capi di abbigliamento; è pacifico però che il pubblico di Internet riesca ad ottenere il contatto commerciale con tali prodotti solo attraverso quello speciale "indirizzo", la cui denominazione FILCORI compare in ogni videata relativa ai prodotti ENCORE.

Il caso deve essere perciò risolto secondo la chiave di lettura delle norme sulla correttezza professionale, alla quale fanno riferimento sia una specifica disposizione sui marchi (cfr. art. 1bis, comma 1, ultima parte, L.M.) sia le disposizioni in tema di concorrenza fra imprenditori commerciali (cfr. art. 2598, n.3, c.c.).

Le risposte teoriche in ordine all’osservanza da parte di Tizio del dovere di correttezza professionale potrebbero essere due, in alternativa:

Si deve subito anticipare che il giudicante adotterà la seconda risposta.

In entrambe le soluzioni rimarrebbe impregiudicata la tesi – che potrebbe anche essere condivisa dal punto di vista dogmatico – che un domain name sia sostanzialmente un indirizzo, al pari di un recapito anagrafico (o di un numero di telefono o di un Fax), il cui uso risulterebbe consentito in via generale dall’art. 1bis, lett. a), L.M. in caso di conflitto con un marchio; come dire che un soggetto dimorante, per esempio, in via Valentino o in via Olivetti (effettivamente esistenti in Torino) oppure in una ipotetica via del Mulino Bianco potrebbe utilizzare il proprio indirizzo, in quanto tale, per vendere o produrre rispettivamente vestiti, personal computer o biscotti senza con ciò contestare la violazione della privativa relativa a quei marchi. Si ricorda che per un’ipotesi analoga, relativa all’indirizzo via Brera 14 utilizzato da una Galleria d’arte privata nei cui confronti l’Amministrazione dello Stato (la notissima Pinacoteca Brera) aveva richiesto un provvedimento impositivo per un uso dell’indirizzo "limitato" e "tipograficamente meno evidente", il Tribunale di Milano ha stabilito che "la libertà di far conoscere a chiunque l’identità della propria sede non può sopportare siffatte limitazioni" (cfr. Trib. Milano 13 maggio1965, in Riv. Dir. Ind. 1968, II, 247).

In tutti i casi, però, assume rilevanza non tanto l’uso tout court dell’indirizzo civico, quanto la sua utilizzazione in concreto, soprattutto se connotata da modalità confliggenti con la regola della correttezza professionale alla quale fa riferimento l’art. 1bis, primo comma, ultima parte, L.M..

 

2.C) Nella vicenda in esame il giudicante è dell’opinione che la condotta realizzata da Tizio nell’uso del domain name sia contraria alla regola dell’art. 1bis L.M. e anche alle analoghe regole in tema di concorrenza ex art. 2598 c.c..

la prevedibile obiezione che Tizio, in fondo, altro non ha fatto che esercitare il suo diritto di utilizzare il proprio recapito Internet per svolgere un’attività lecita e legittima, potrebbe valere se si trattasse di un normale indirizzo stradale, la cui denominazione viene imposta dalle autorità comunali, senza che l’imprenditore possa mutarla, se non trasferendo la sede.

Tizio usa però un indirizzo del tutto peculiare, non totalmente assimilabile a quello "classico" cui fa riferimento l’art. 1bis, lett. a) L.M., perché la parte più significativa ed individualizzante del domain name (il "cuore") viene liberamente scelta dall’interessato, il quale potrebbe mutarla per differenziarsi senza aggravi inesigibili. Le difficoltà tecniche o le lungaggini del mutamento, per quanto complesse, sono irrilevanti dal punto di vista giuridico.

Il domain name di Tizio non è dunque un "indirizzo" imposto, al pari di un indirizzo civico (come tale immutabile se non spostando fisicamente la sede), bensì un indirizzo liberamente creato, sia pure con le prescrizioni relative alla sua struttura tecnica, e quindi liberamente mutabile senza necessità del cambiamento di sede.

In altre parole Tizio mantiene oggi quel domain name non perché non possa mutarlo, ma solo perché non vuole farlo.

È importante indagare allora sulle ragioni per cui Tizio non vuole cambiarlo; il che equivale ad indagare sulle ragioni per cui egli ha improvvisamente impresso una "virata" alla sua originaria attività commerciale dopo il 31 ottobre1996.

Nel comportamento tenuto da Tizio dopo tale data si deve ritenere escluso ogni connotato di casualità (che egli, per latro, non ha neppure addotto a sua giustificazione). La scelta di un settore di abbigliamento così specifico e specializzato - i vestiti da scena, da ballo e da teatro - non può considerarsi una fortuita opera del caso; inoltre il tempismo dimostrato nella decisione sul mutamento radicale delle sue precedenti attività commerciali (dai servizi di brokeraggio finanziario al commercio di vestiti da teatro) è alquanto insolito per ritenerlo frutto innocuo di una normale scelta imprenditoriale. Tali fatti denotano una inequivoca intenzione di profittare a proprio vantaggio della già avvenuta penetrazione di Caia in quel mercato, per cui si può ritenere plausibile che Tizio abbia sfruttato la iniziale e provvidenziale causalità come efficace strumento di gratuita pubblicità per la propria impresa e di prevedibile sviamento verso il proprio sito della naturale clientela di Caia.

Si è trattato di una scelta abile, voluta e meditata, che potrebbe - forse - qualificarsi innocua e neutrale dal punto di vista giuridico se non interferisse con la disciplina dei segni distintivi e con le regole sulla concorrenza. Infatti qualunque imprenditore può arricchire la propria gamma di prodotti quando si avvede che un concorrente abbia occupato una nicchia di mercato particolarmente felice, e può lecitamente imitare le altrui scelte gestionali, se lucrose o fortunate, ma deve sottostare ad alcune "regole deontologiche" di lealtà e correttezza.

Assumono rilevanza pertanto due disposizioni:

- l'art. 1bis, comma 1, ultima parte, L.M., laddove la norma prescrive che il terzo può usare nella sua attività economica il suo indirizzo, "purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale";

- l'art. 2598, n. 3) c.c., laddove stabilisce che l'imprenditore concorrente non può avvalersi di "un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale".

Le due citate disposizioni risultano violate nel caso di specie, perché le non-casuali scelte strategiche operate da Tizio dal 31 ottobre 1996 in poi si colorano univocamente di furbizia essendo finalizzate a trarre un gratuito vantaggio dalla favorevole posizione assunta da Caia in quell'epoca sul mercato di quel particolare tipo di abbigliamento. Nel contempo, tali scelte sono potenzialmente idonee a creare un pregiudizio all'attività concorrenziale di Caia, quantomeno sotto il profilo della erosione di una porzione del potenziale mercato (peraltro non eccessivamente ampio).

Le scelte imprenditoriali di Tizio possono essere pertanto qualificate come scorrette sotto il profilo della deontologia imprenditoriale, perché gratuitamente vantaggiose per lui e potenzialmente pregiudizievoli per la concorrente Caia.

Si può affermare che Tizio, pur senza materialmente usurpare il marchio di Caia, è riuscito ad ottenere il medesimo risultato pratico di una usurpazione; ha cioè utilizzato un mezzo astrattamente legittimo (l'ingresso nello stesso settore di merceologia super-specializzata) per realizzare il fine usurpativo illecito, in ciò favorito da circostanze fortuite.

 

2.D) non assumo rilevanza in questo caso alcune obiezioni avanzate dalla difesa di Tizio: la diversità qualitativa dei prodotti, la diversità del target dei consumatori potenziali, le peculiarità del "mercato" Internet costituito da utenti esperti e non facilmente ingannabili.

Per neutralizzare tali obiezioni è sufficiente fare una sola ipotesi: un internauta di media cultura (quale è il normale utente di Internet) che decida di acquistare i capi di abbigliamento prodotti da Caia (per esempio, per uno spettacolo teatrale occasionale, per una festa in costume, o anche per dare inizio ad un commercio in proprio), perché attratto dalla loro notorietà (avendo notato, per esempio, il marchio FILCORI in una efficace campagna pubblicitaria), nel momento in cui decide di attivare il "motore Internet" costituito dalle parole chiave "abbigliamento" e "teatro", si imbatte solo nel segno FILCORI per lui non nuovo e rimane sicuramente attratto dalle relative offerte (pur restando sorpreso delle offerte simultanee dei servizi di brokeraggio finanziario), senza rendersi conto di aver contattato non l'impresa individuale di Caia (alla quale mirava), bensì un concorrente di Caia. Tutto ciò rappresenta una facile evenienza di sviamento da Caia a Tizio di un potenziale cliente, nonché un rischio soggetto a fenomeni di reiterazione sempre più pregiudizievoli per Caia con il passare del tempo.

L'argomento della diversità qualitativa del pubblico al quale sarebbero destinati i prodotti di Caia e Tizio - più sofisticato il primo, meno raffinato il secondo - non assume rilevanza, costituendo anzi un elemento di pregiudizio aggiuntivo per il mercato di Caia a causa del fenomeno della dilution del suo segno distintivo. La coesistenza di analoghe denominazioni per prodotti di qualità diversa, destinati a diverse "nicchie qualitative" del medesimo mercato, po’ essere pregiudizievole per quelli più raffinati sotto il profilo del calo di prestigio del marchio e dell'annacquamento della sua distintiva ed elitaria.

 

2.E) In conclusione, la tutela invocata da Caia può essere accordata, ravvisandosi nella condotta di Tizio i connotati della scorrettezza professionale sub art. 1bis, primo comma, ultima parte, L.M. e art. 2598, n. 3), c.c..

Sussiste il requisito del periculum in mora, essendo evidente che il protrarsi della attuale situazione di illegittimità potrebbe cagionare danni irreversibili alla ricorrente (al momento, forse, solo potenziali ma destinati a diventare concreti con il passare del tempo), di difficile risarcibilità al termine della causa di merito.

Tale situazione di illegittimità può essere subito rimossa mediante il provvedimento di inibitoria diretto alla commercializzazione dei prodotti concorrenziali tramite il sito avente quella particolare denominazione.

Resta ferma per Tizio la legittimità di una commercializzazione in altri siti aventi nomi diversi e con altre modalità.

La misura dell'inibitoria è prevista espressamente dall'art. 63 L.M. e può essere accordata (a seguito della riforma intervenuta con D.Lgvo 19 marzo 1996 n. 198) anche con un provvedimento cautelare ante causam, nonché dall'art. 2600 c.c. (misura che può ugualmente essere accordata con ordinanza ante causam in base all'art. 700 c.p.c.)

 

2.F) Nessun provvedimento deve essere impartito alla R.A.I.N.I.C. (Registration Autority Italiana Network Information Center), perché l'attuazione della presente ordinanza è possibile tramite il comportamento dei soli interessati, senza che l'Organizzazione Internet debba necessariamente intervenire.

Diverso è il discorso dell'inserimento della presente ordinanza nel link di un sito Internet (già disposta, in analogo caso: cfr. Trib. Genova, 23 gennaio 1997, inedita), quale misura accessoria ex art. 65 L.M. o ex art. 120 c.p.c.. Trattandosi di "pubblicazione", la relativa statuizione deve essere conseguente ad un sentenza che definisca il merito della controversia e non ad una ordinanza pronunciata in giudizio sommario. La deliberazione della richiesta sarà fatta nella causa di merito.

 

Non si deve provvedere sulle spese processuali, perché tale situazione è prevista solo in caso di rigetto o di dichiarazione di incompetenza.

 

P.Q.M.
 

Visti gli artt. 63 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 (in relazione all'art. 1bis, r.d. citato) e 700 c.p.c. (in relazione all'art. 2598, n. 3, c.c.)

 

INIBISCE al Sig. Tizio e alla S.r.l. ENCORE, con sede in Torino, la commercializzazione tramite il sito Internet denominato FILCORI.COM dei prodotti di abbigliamento da scena e da ballo nonché di tutti i prodotti simili a quelli commercializzati attualmente da Caia con il marchio FILCORI;

FISSA il termine perentorio di 30 giorni per l'inizio della causa di merito.

 

Così deciso in Torino, il 30 aprile 1997

 

Il Magistrato designato
(Mario Barbuto)

 


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