GRUPPO II
 

sintesi a cura di: Elio Buffa , Valeria Ravinale, Elena Roveta.


ANCORA SUL RAPPORTO TRA DOMAIN NAMES  E MARCHI.
(aggiornamento 1998).
 

1) La globalità della rete e il principio di territorialità dei segni distintivi.
 
2) Il principio dell’ unitarietà dei segni distintivi e l’ uso civile del domain name.
 

1) La globalità della rete e il principio di territorialità dei segni distintivi.
 
La particolare struttura di Internet fa si' che ogni oggetto presente in un determinato "sito" sia "visibile" in tutto il mondo: si ha quindi una contrapposizione tra la globalita' della rete ed il principio di territorialita' che regge la disciplina dei segni distintivi. Derivano da tale contrapposizione conseguenze importanti: infatti mentre nel campo dei segni distintivi e' possibile ipotizzare la coesistenza di marchi identici per prodotti o servizi identici o affini, ma appartenenti a distinti titolari che operano in Stati diversi, nel campo di Internet i marchi utilizzati come domain names acquistano visibilita' planetaria determinando un conflitto che nel "mondo reale" non esisterebbe. In particolare in relazione al contrasto tra la "globalita' " di  Internet ed il principio di territorialita' si pongono due questioni:
- il problema di determinare la giurisdizione;
- il problema di stabilire se la semplice visibilita' su Internet concreti una contraffazione di marchio o meno.
Riguardo al primo problema si puo' fare riferimento al caso "The Blu note" che U.S. District Court del Southern District di New York, con sentenza del 9 settembre 1996, ha risolto affermando che la semplice ricezione di una pagina Web in uno Stato non conferisce giurisdizione nei confronti del titolare del sito ai giudici di tale Stato.
Tale giurisprudenza non e' consolidata, infatti in altre sentenze sul problema si e' ritenuto che abbiano la giurisdizione tutti i Fori in cui e' accessibile Internet (c.f.r. Panavision International, L.P.v.Toeppen; Inset System, Inc. v. Instruction Set, Inc.).
Relativamente al secondo problema si puo' prendere in considerazione il caso "Playboy Enterprises Inc. v. Tattilo editrice s.p.a." in cui e' stato riconosciuto che Internet e' un fenomeno mondiale e che la visibilita' del sito in tutto il mondo (e quindi anche in Paesi in cui il marchio non puo' essere utilizzato) rientra nelle caratteristiche di Internet e non puo' essere messa in discussione.
Occorre pero' evitare che Internet diventi uno strumento in grado di eludere gli ordini dell' Autorita' Giudiziaria.
In conclusione, la contrapposizione fra il "principio di territorialita' " del diritto dei marchi e la "dimensione globale" della rete e' un problema che non puo' essere risolto nel quadro della legislazione attuale, ma puo' essere risolto solo in sede internazionale.
 

2) Il principio dell’ unitarietà dei segni distintivi e l’ uso civile del domain name. [indice]

Il principio di unitarietà dei segni distintivi è perfettamente sancito all’Art. 13, primo comma,  legge marchi: “E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa dell’ identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.”
Non diversamente all’Art. 17 dello stesso testo di legge si afferma che non è nuovo quel marchio che sia identico o simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione o regione sociale e insegna adottato da altri se...possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.” (art.17,primo comma, lett. c) ).
I segni distintivi menzionati esplicitamente dalle norme sopra riportate sono ‘istituzionalmente pensati’ come segni distintivi in relazione ad una attività produttiva. Secondo l’art. 22 l.m. può ottenere la registrazione di un marchio chi si proponga di utilizzarlo “nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa...”, il concetto di marchio è idissolubilmente legato all’esistenza di un’attività imprenditoriale.
Allo stesso modo non sono estranee a questo tipo di connessione  la ditta e l’insegna che non a caso trovano disciplina nel contesto codicistico dell’azienda, in particolare al titolo VIII ‘Dell’azienda’ del Libro Quinto, Artt. 2563ss. Ricordiamo per inciso che l’azienda è “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’ impresa”(Art.2555 c.c.).
Alla luce di ciò, la questione che deve essere affrontata è se si possa estendere il pricipio secondo cui non è possibile adottare un segno distintivo che sia confondibile con un segno distintivo presistente, anche a quei segni che non siano indissolubilmente legati all’esistenza di un’attività imprenditoriale.
E’ sicuramente questo il caso dei domain names i quali se sicuramente possono essere adottati da un imprenditore anche in funzione pubblicitaria, tuttavia sono accessibili a tutti e la modalità di utilizzo degli stessi non è in alcun modo predeterminata.
E’ possibile prendere in considerazione due ipotesi tipiche in cui si verifichi un conflitto tra un marchio registrato (o comunque tutelabile) ed un DN  il cui titolare non eserciti un’attività d’impresa .
Il primo caso è quello del c.d. domain grabbing, in cui un soggetto si fa assegnare una pluralità di DN ,coincidenti con marchi d’impresa, con l’ intenzione di rivendere tali ‘nomi a dominio’ alle imprese titolari dei marchi stessi. La fattispecie si è già verificata nella giurisprudenza americana con particolare riferimento ai casi “Intermatic Inc. v. Toeppen”,40 U.S.P.Q.2nd  1412 (N.D.Ill. 1996), ed “Panavision Int’l v. Toeppen”, 945 F.Supp. 1296 (C.D.Cal. 1996). In quei casi Mr. Toeppen aveva acquistato più di 240 ‘nomi a dominio’ tutti coincidenti con marchi molto conosciuti sul mercato, dopo aver occupato le pagine web con delle foto di vedute aeree di alcune città americane si era presentato alle relative compagnie , tra cui appunto Intermatic e Panavision, offrendo in vendita i siti Internet.
In che modo è sanzionabile il comportamento di Mr Toeppen? Tutti infatti possono acquistare dei DN , l’unica regola vigente è quella del first come first served; egli inoltre non esercita un’attività concorrente con quella delle società commerciali in quanto utlizza le pagine web per mostrare a tutto il mondo delle bellissime fotografie.
La decisione dei giudici americani è stata di considerare illecito il comportamento di Mr Toeppen , ma è interessante osservare che per fare questo hanno dovuto considerare il medesimo come un imprenditore di fatto. Il Federal Trademark Dilution Act ritiene sanzionabile l’uso, lesivo di un altrui marchio, che sia un commercial use in commerce ; se l’utilizzo di alcune pagine web per scopi privati non può in alcun modo essere considerato tale,tuttavia la valutazione cambia quando vi sia la richiesta di un riscatto pecuniario di siti di fatto inutilizzati. Le corti hanno ritenuto di sussumere tale fattispecie nell’ambito del commercial use in commerce di un marchio altrui e conseguentemente ne hanno sancito l’illegittimità.
Questo tipo d’impostazione nel sistema italiano apre sicuramente le porte alla tutela sulla concorrenza sleale , qualificare soggettivamente un eventuale mr. Toeppen come imprenditore di fatto consente infatti l’applicazione dell’Art. 2598, comma2, terzo alinea, in cui sono inibiti i comportamenti “non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a dannaggiare l’altrui azienda”. Non sembra differentemente possibile ricondurre la fattispecie ad un’ipotesi contraffattiva, chè i DN non sono qui utilizzati in funzione distintiva ma rappresentano l’oggetto stesso dell’attività imprenditoriale.
In definitiva la nostra prima ipotesi sembra ‘autoeliminarsi’: il conflitto tra un imprenditore titolare di un marchio ed un non imprenditore titolare di un DN si risolve come conflitto tra imprenditori.
Una questione rimane tuttavia aperta: se Mr. Toeppen non avesse chiesto alcun riscatto, se avesse seriamente avuto l’intenzione di utilizzare lo spazio web per mostrare delle fotografie, se addirittura davanti ad un’offerta di acquisto dei DN da parte delle società avesse opposto un categorico rifiuto, quale sarebbe stata la conclusione del conflitto?
E’ questa la nostra seconda ipotesi.
E’ possibile che un soggetto ottenga la registrazione di un ‘nome a dominio’, perfettamente coincidente con un marchio d’impresa, ed organizzi sul proprio cyberspazio un attività politica, culturale, ludica e comunque non a scopo di lucro. E’ in questo caso pensabile un’estensione illimitata del principio di unitarietà dei segni distintivi? Fino a che punto si estende la tutela del diritto di uso esclusivo del marchio che sorge in capo al titolare di un marchio registrato?
Un caso di questo tipo si è presentato al Tribunale di Modena nel 1996 (in RIV.DIR.IND.1997, II,177.). Il Foro Italiano, rivista autorevole di giurisprudenza e dottrina legale, aveva convenuto in giudizio l’Avv. Solignani per l’utilizzo del titolo Foroit. ‘per una pagina web indirizzata alla categoria degli avvocati e destinata alla discussione di problematiche pratiche inerenti all’esercizio della professione forense’.
Il Tribunale ha sciolto la propria riserva accogliendo le ragioni di parte attrice inibendo al convenuto l’ulteriore utilizzo del logo Foroit. , bisogna però osservare che tale decisione ha trovato il suo fondamento nella sussunzione dell’ipotesi di specie nella violazione del titolo dell’opera ex art.100 legge diritto d’autore. La questione sembra così essersi allontanata dal problema che ci stiamo ponendo e cioè il conflitto tra segni distintivi.
Ci sembra tuttavia interessante notare il pensiero di chi ha annotato la sentenza, Paola Frassi: “Quando si parla di risoluzione di un conflitto ci si riferisce ad una situazione in cui un certo segno, in questo caso il DN , possa dirsi utilizzato in violazione di altro diritto esclusivo sul segno appartenente ad un diverso soggetto; in questo ordine di idee , ed in base all’applicazione del principio dell’unitarietà dei segni distintivi...può affermarsi con sicurezza che il titolare di un marchio può opporsi , e quindi agire per contraffazione, all’adozione di un DN uguale o simile al proprio segno...La decisione in esame sembra aver fatto applicazione di questo principio, che è sostanzialmente alla base anche della norma che tutela in via esclusiva il titolo dell’opera nei limiti della possibilità di confusione.”
Riteniamo che tali osservazioni siano forse affrettate e sicuramente imprecise, la Frassi infatti dimentica di osservare che nel caso discusso dal Tribunale di Modena non vi era un conflitto tra un marchio ed un DN  ; l’utilizzo del logo Foroit. era interno alla pagina web che differentemente aveva come DN  la dizione ‘Iura’ (presumibilmente http:\\www.Iura.it), ciò infatti si evince dall’estratto dell’ordinanza pubblicata. Il logo Foroit. era utilizzato sì in Internet ma non con funzioni distintive.
Il problema da noi posto sembra così rimanere aperto, un’ interessante e calzante spunto di riflessione è stato proposto al dott. Scotti, magistrato presso il Trib. di Torino, attraverso il caso simulato del seminario del corso di diritto industriale del prof. Ricolfi presso l’università di Torino (anno accademico 1997/98).
 


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