CASO SIMULATO
 

GRUPPO IV: CONVENUTO
A cura di: Fabiano Fusco, Catia Grande, Giovanni Mangione, Raffaele Monzillo, Andrea Navone, Anna Porporato, Massimiliano Vercelli.
 
 

TRIBUNALE DI PISA
Memoria di costituzione

per il prof. Sempronio, rappresentato e difeso da Fabiano Fusco, Catia Grande, Giovanni Mangione, Raffaele Monzillo, Andrea Navone, Anna Porporato, Massimiliano Vercelli.

contro

la Sig.ra Tizia e l'editore Caio

e

nei confronti della Registration Authority Italiana Network Information Center presso l'Istituto CNUCE del CNR Via Santa Maria n.36, I - 56126 PISA

Con ricorso notificato il xx/xx/1998 la Sig.ra Tizia autrice del volume "Analitici e continentali" e il Sig. Caio editore dello stesso e della collana omonima hanno chiesto al giudice designato di voler inibire, ai sensi dell'art. 63 l.m., in collegamento con gli articoli 1 n.1 lett. b) l.m. e 2598 nn. 1-2-3 c.c. e gli artt. 100 e 102 l.aut. l'uso del nome a dominio ANALITICIECONTINENTALI.it registrato dal prof. Sempronio.

Le domande in quella sede fatte valere non possono essere accolte per i motivi qui di seguito esposti.

1) NON CUMULABILITA' DELLA TUTELA EX R.D. 21/6/1942, N.929 CON LA TUTELA EX LEGGE 22/4/1941, N.633.

Da contestare è il fatto che i ricorrenti abbiano invocato sia la tutela della legge marchi sia quella della legge sul diritto d'autore.
Le due autonome tutele, infatti, devono ritenersi non cumulabili:
A) sia nel caso in cui si tratti della registrazione di un titolo di un'opera in funzione di marchio che individui l'opera stessa (in questo senso si segnalano: per la DOTTRINA, fra i maggiori, Ascarelli, "Teorie della concorrenza e dei beni immateriali", Milano 1960, pag.143; Jarach, "Manuale del diritto d'autore", Milano 1983, pag.148; Pennisi, voce Testata, in Enc. diritto. vol. XLIV pag. 504; ma si vedano anche le opinioni concordi di Barbieri, Sordelli, Corrado, Maresca; per la GIURISPRUDENZA: Pret. Milano 15/1/1990, in Foro it., 1991, I, 1610; Trib. Roma 17/1/1994, in Foro it., 1994, 2536).
B) sia nel caso in cui come accade nella fattispecie concreta, un segno venga utilizzato per individuare una collana di opere. In questa ipotesi, infatti, l'inserimento di giornali e periodici nella classificazione di prodotti per i quali può essere registrato un marchio, deve essere interpretato nel senso che, a parte il titolo (per i motivi di cui alla lett. A), certi segni possono essere depositati come marchi per designare periodici o libri come genus: calzanti paiono gli esempi dei Gialli Mondadori, Libri Garzanti, ecc.
Questi segni ,però, proprio per la loro funzione di segnalare l'origine comune dei beni sui quali sono apposti, sono marchi per libri ma non sono titoli (come autorevolmente argomenta il Franceschelli nella celebre nota critica al "caso Playboy" in Riv. diritto. ind., 1978).
Da quanto sopra esposto, specialmente sub B), delle due l'una:
- o il segno Analitici e continentali viene considerato titolo ed allora la sua funzione di identificare il contenuto dell'opera gli impedisce di esserne anche il marchio (art. 18, comma 1°, lett. b, l.m.) e la sola disciplina applicabile sarà la legge sul diritto d'autore;
- o il segno Analitici e continentali viene considerato marchio per libri (della cui validità è lecito dubitare ai sensi dell summenzionato art 18, comma 1°, lett. b, l.m.) ed allora la sua funzione, come indicato dal ricorrente, sarà quella di indicare la provenienza delle opere appartenenti alla collana da un unico editore (il ricorrente, appunto). In questo caso, però, non si può certo più parlare di titolo dell'opera così come disciplinato negli artt. 100 e ss. l. aut., l'unica disciplina applicabile essendo pertanto la legge marchi.
Nel caso in cui si voglia applicare la disciplina sul marchio valga quanto esposto nei punti da 2 a 6 della presente memoria.
Nel caso in cui si ritenga applicabile la disciplina sul diritto d'autore valga quanto esposto nei punti 8 e 9.

2) ESCLUSIONE DELLO STATUS GIURIDICO DI SEGNO DISTINTIVO IN RELAZIONE AL DOMAIN NAME.

Escludiamo che il diritto al marchio possa essere contraffatto da un nome a dominio perché questo non può essere considerato di per sé un "segno" ai sensi dell'art. 1, comma 1°, l.m.. I segni distintivi tipici regolamentati dalle disposizioni di legge nonché i segni distintivi atipici individuati dalla giurisprudenza presentano la comune ed essenziale caratteristica dell'uso in commercio del segno stesso. Questo tipo di lettura si rende a maggior ragione necessaria a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento CE n.40/94 sul marchio comunitario ed in particolare sulla base del principio rilevabile dal dato testuale dell'art.9 del regolamento, il quale, rubricato "Diritti conferiti al marchio comunitario", espressamente afferma che "il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso di usare in commercio..." ed elenca poi gli usi vietati del marchio altrui. Il domain name, tuttavia, serve ad individuare una "pagina web" indipendentemente dai suoi contenuti i quali possono coincidere o meno con un'attività commerciale. Si fa notare peraltro che la presenza di attività commerciali on-line è fenomeno relativamente recente rispetto alla tradizionale funzione di comunicazione e diffusione della cultura che è parte integrante del patrimonio genetico della rete (tradizione in cui si deve senz'altro collocare l'iniziativa del prof. Sempronio). Occorre dunque valutare in relazione alla fattispecie concreta il tipo di uso che del nome a dominio è fatto e solo alla stregua di tale valutazione determinare la disciplina applicabile.
Orbene, nel caso in questione l'uso che dell'espressione "Analitici e continentali" come domain name non costituisce uso commerciale del segno, bensì uso civile dello stesso, in quanto l'oggetto del sito è costituito da un forum di discussione al quale possono partecipare gratuitamente "tutti gli internauti cui, per ragioni professionali di studio o semplicemente per passione interessi confrontare le proprie opinioni in materia filosofica" (v. allegato 1).
La possibilità di accesso senza l'obbligo di alcun corrispettivo a carico degli utenti e, conseguentemente, l'assenza di qualsiasi finalità di lucro da parte del prof. Sempronio escludono la possibilità di qualificare l'iniziativa in questione come attività d'impresa ex art. 2082 c.c..
E' inoltre del tutto priva di fondamento l'opinione secondo cui il prof. Sempronio possa iniziare un'attività d'impresa "dall'oggi al domani" come sostenuto dai ricorrenti, in quanto, ai sensi del D.P.R. 383/80 l'ufficio di professore universitario è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale (v. allegato 2).

3) EQUIPARAZIONE DEL DOMAIN NAME AD UN INDIRIZZO

Anche se si volesse individuare, in astratto e prescindendo dalle utilizzazioni concrete, la qualificazione giuridica del domain name, autorevole dottrina e giurisprudenza equiparano questo ad un indirizzo (Trib. simulato di diritto industriale dell'Università degli Studi di Torino, 1997, n. 1; C. M. Mayr, AIDA, 1996).
Ai sensi dell'art. 1-bis l.m. il titolare del marchio registrato non può impedire l'utilizzo in senso descrittivo dell'indirizzo o del nome altrui nell'attività commerciale quando questo si ponga in funzione descrittiva e non distintiva (uso conforme ai principi della correttezza professionale secondo Cass. civ. 22/11/1996, n.10351, in Giurisprudenza annotata di diritto industriale, 1996, 3392).
Se ciò vale nei confronti di un soggetto che svolge attività imprenditoriale, a fortiori deve considerarsi lecito l'uso dell'indirizzo in funzione descrittiva a chi non è imprenditore.
Nell'ipotesi in questione la scorrettezza professionale è esclusa dalla completa estraneità dell'attività svolta dal prof. Sempronio rispetto a quella imprenditoriale e quindi dall'utilizzo dell'indirizzo in modo tale da evitare qualsiasi tipo di sfruttamento parassitario del segno registrato come marchio dall'editore Caio.

4) CONCORRENZA SLEALE: DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA

Non è possibile applicare la disciplina della concorrenza sleale al caso in questione in quanto questa regola i rapporti di coesistenza sul mercato fra imprenditori concorrenti.
La sua applicazione postula perciò un duplice presupposto:
i) la qualità di imprenditore in capo sia al soggetto che pone in essere, direttamente o indirettamente, l'atto di concorrenza vietato, sia in capo al soggetto che ne subisce le conseguenze.
Si pongono in questo ordine di idee: per la dottrina Auteri e Campobasso; per la giurisprudenza Cass. civ. 9/7/1976, n.2602; Trib. Brindisi, 22/5/1978; Pret. Milano, 1/1/1985.
ii) l'esistenza di un rapporto di concorrenza economica tra i medesimi. Soggetto attivo e soggetto passivo devono cioè offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi che siano destinati a soddisfare, anche in via succedanea, il medesimo bisogno dei consumatori.
Sulla impossibilità di qualificare l'attività svolta da Sempronio come attività d'impresa valga quanto detto al punto 2.

5) NULLITA' DEL MARCHIO "ANALITICI E CONTINENTALI"

Nell'ipotesi in cui si volesse considerare il domain name " Analitici e continentali" come segno distintivo non si potrebbe comunque configurare l'ipotesi di contraffazione nei confronti del marchio registrato dai ricorrenti in data 30/6/1996.
Tale registrazione infatti deve considerarsi nulla per difetto del requisito della capacità distintiva in base al combinato disposto degli artt. 16 e 18 comma 1 lett. b, l.m.
L'espressione "analitici e continentali" è infatti utilizzata comunemente e frequentemente in ambito filosofico in riferimento alla tradizionale contrapposizione tra l'impostazione filosofica anglosassone e quella europea (si vedano fra gli altri: K. Mulligan (ed.) 1991, "Continental Philosophy Analysed", TOPOI, 10, 2 articoli di Harrison, Engel, Puntel, Smith, Wollheim, Vickers, Garver, Mulligan; Pascal Engel (ed.) 1993, "Philosophy and the Analytic-Continental Divide", STANFORD FRENCH REVIEW, 17.2-3, articoli di Engel, Casati, Mulligan, Bouveresse, Rorty, Reacanti, Baldwin, Searle, Nef). La stessa Tizia, in un suo intervento pubblicato su La Stampa del 6/8/1997, indica la dicotomia analitici-continentali come "di largo uso nella comunità filosofica internazionale a partire dalla fine degli Anni Cinquanta" (v. allegato 3). La locuzione "Analitici e continentali"  pertanto deve essere considerata un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art 18, n.1, lett. b), l.m. definita da una recente giurisprudenza come "ogni espressione o locuzione che, anche se complessa, si presenti idonea ad alludere alle caratteristiche essenziali del prodotto, alle sue qualità, alla sua composizione sostanziale ed alla sua funzione e destinazione" (Pret. Monza, 1/4/1992, n. 2816, in Giurisprudenza annotata di diritto ind., 1992, 544).
La norma contenuta nell'art. 18, n.1, lett. b, l.m. contiene infatti il principio della capacità distintiva, secondo il quale non possono costituire oggetto di valido marchio "i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio".

6) ESCLUSIONE DEL RISCHIO DI CONFUSIONE

Quand'anche si volesse considerare valido il marchio "Analitici e continentali" si deve escludere il rischio di confusione in quanto:
a) i prodotti e i servizi che fanno capo ai segni del ricorrente e del resistente non sono affini né, tanto meno, identici. Infatti, benché entrambi siano relativi alla medesima area disciplinare, quella filosofica, l'uno contraddistingue un "luogo virtuale" di discussione senza scopi commerciali, l'altro un'attività editoriale.
b) gli internauti che si collegano al sito sono dotati di un livello culturale notevole con una capacità di discernimento elevata, tale da escludere qualsiasi rischio di confusione in capo agli stessi.
c) nella stessa home page si chiarisce senza possibilità di equivoco l'estraneità del sito con il lavoro di Tizia e con la collana omonima dell'editore Caio (v. allegato 1).

7) ESCLUSIONE DEL DANNO EX ART. 2043 C.C.

Per quanto riguarda poi la cosiddetta "luce riflessa" di cui il sito curato dal prof. Sempronio verrebbe a godere, è invece da ritenere che sia l'opera dei ricorrenti, di cui viene riconosciuta la validità, a trarre beneficio dal suo inserimento in un dibattito scientifico di ampio respiro, diffuso attraverso canali diversi da quelli tradizionali. E' infatti incontestabile che il target raggiunto dall'attività promozionale dei ricorrenti sia notevolmente inferiore all'utenza della rete.
Non si vede quindi in che modo il sito del prof. Sempronio potrebbe arrecare  il danno di cui all'art. 2043 c.c. all'opera di Tizia.

8) ESCLUSIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 100 LEGGE 22/4/1941, N.633.

L'espressione "Analitici e continentali" è di uso comune nell'ambito delle materie filosofiche e rappresenta una designazione meramente indicativa dell'argomento dell'opera cui è apposta, pertanto non esercita l'efficacia individualizzante richiesta espressamente dall'art 100 l.aut. ai fini della tutela offerta dalla legge stessa al titolo di un'opera.
Il principio secondo il quale il titolo di un'opera dell'ingegno non è suscettibile di tutela autonoma, quale bene a sé stante, ma in quanto e solo se individui l'opera stessa, è pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza dominante, in particolare dalla Corte di Cassazione che lo afferma in molteplici sentenze (Cass., 22/7/1953, in Riv.dir.comm., 1954, II, 389;  Cass. 19/4/1961, n. 861, in Giust.civ.,  1962, I, 533; Cass. 6/6/1962, n. 1367, in Giust. civ., 1962, I, 1657; Cass. 26/6/1963, n. 1734, in Giust. civ, 1963, I, 1807; Cass., 18/12/1978, n. 6047, in Mass.Giur.it., 1499; Cass., 20/3/1972, n.841, in Giur.it., 1972, I, 1018; App. Milano, 28/6/1968, in Riv.prop. int., 1968, 210; App. Roma, 14/12/1981, n.1452, I, in Giurisprudenza. ann.dir. ind.; App. Milano, 20///1982, in Rep.Giur.annotata di diritto. ind., 1982, 840; Pret. Roma, 15/6/1987, n. 2186, in Foro it., 1987, I, 3186; Trib. Milano, 12/10/1993, n. 2995, in Giurisprudenza. ann.dir.ind., 1993, 752).
Anche la dottrina unanimemente ribadisce tale principio (Greco - Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Torino, 1974, 405; Ascarelli, Teorie della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 443). In particolare nell'opera di Greco e Vercellone si precisa che: "la legge sul diritto d'autore protegge il titolo sempre che ricorrano due condizioni pertinenti alla tutela generale dei segni distintivi:
a) che il titolo abbia efficacia individualizzante, non costituisca cioè una designazione esclusivamente tecnica o generica o di uso comune o meramente indicativa dell'argomento per quel determinato tipo di opere;
b) che l'uso altrui possa generare qualche possibilità di confusione, il che non avviene quando si tratti di opere che siano di specie o caratere del tutto diversi".
Ora, che la condizione sub a) non sia soddisfatta nel caso in questione appare evidente dalle considerazioni svolte al punto 5 in materia di nullità del marchio "Analitici e continentali". Le argomentazioni relative all'esclusione della possibilità di confusione sono invece state esposte al punto 6 cui si rimanda.
Per quanto riguarda la condizione sub b) sembra ragionevole ritenere che fra un libro ed un dibattito virtuale differenza di specie vi sia.

9) ESCLUSIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART 102 LEGGE 22/4/1941, N.633 (LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE).

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 102 l. aut. si fa notare che esso riguarda i casi di concorrenza sleale (come si evince dal testo della norma), ma che fra il ricorrente ed il  resistente non vi sia rapporto di concorrenza risulta chiaramente da quanto esposto al punto 4. In ogni modo la possibilità "di confusione di opera o di autore" (cui lo stessa norma subordina il divieto "di riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno") è palesemente esclusa dallo stesso Sempronio allorché, nella "home page" del sito precisa che esso non ha nulla a che fare con il lavoro di Tizia e con la collana omonima.
 

P.Q.M.
 

Si chiede il rigetto del ricorso.
 
 
 

Torino, li 21 aprile 1998.


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